Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 84216

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Warszawie
z dnia 3 listopada 2003 r.
II SA 89/02

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA I. Wiszniewska-Białecka; Sędziowie NSA: S. Gronowski (spraw.), Z. Romanowski; Protokolant: Ł. Duda

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2003 r. sprawy ze skargi Tadeusza S. i Wandy S. Zakład Mechaniczny "A." w D. na decyzję Urzędu Patentowego z dnia 18 listopada 1999 r. Sp. 107/99 w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego, uchyla zaskarżoną decyzję.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją Urzędu Patentowego z dnia 16 listopada 1998 r. Nr PP-ZR 107271 zarejestrowano na rzecz S.-T. Ośrodek Badawczo-Szkoleniowy Spółka z o.o. w G., zwany dalej "uczestnikiem postępowania", znak towarowy słowno-graficzny "MAGNETOODMULACZ OISm", zgłoszony do rejestracji w dniu 21 grudnia 1995 r. Znak przeznaczony jest do oznaczania odmulaczy i odmulaczy magnetycznych w klasie towarowej 11.

W świetle opisu powyższego znaku składa się on ze słowa "MAGNETOODMULACZ" oraz członu literowego "OISm". Grafika członu literowego przejawia się charakterystyczną pisownią, w którym trzy pierwsze litery "OIS" są literami dużymi, natomiast następująca po nich litera "m" jest literą małą. Nie zastrzega się kolorów znaku towarowego.

Pismem z dnia 6 grudnia 1998 r. Tadeusz S. i Wanda S. Zakład Mechaniczny "A." w D., zwani dalej "skarżącymi", złożyli do Urzędu Patentowego wniosek o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego "MAGNETOODMULACZ OISm". Według skarżących wspomniany znak w dacie zgłoszenia do rejestracji nie miał dostatecznych znamion odróżniających w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego, gdyż od wielu lat był używany przez innych producentów, w tym skarżących, w charakterze nazwy rodzajowej, a więc dla oznaczenia takich samych wyrobów. I tak, wyroby nazwane magnetoodmulaczami "OISm" używali, według kolejności wejścia na rynek z tymi produktami, następujący producenci:

-

skarżący,

-

Zakład Mechaniczno Produkcyjny "H." w B.,

-

uczestnik postępowania,

-

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki Energetycznej w K.,

-

Zakłady Metalurgiczne "D." w N.,

-

Fabryka Kotłów "F." w N.,

-

Spółdzielnia Rzemieślnicza "R." w D.,

-

Wiesław B. z S.

Jak wywodzą skarżący, jeszcze w III kwartale 1989 r. podjęli produkcję odmulaczy inercyjno-sedymentacyjnych. Zważywszy na nowe rozwiązania konstrukcyjne tych urządzeń, chronione patentem nr 161750 pn. "Odmulacz inercyjno-sedymentacyjny" (z pierwszeństwem od dnia 5 lutego 1990 r.) oraz patentem nr 163822 pn. "Odmulacz inercyjno-sedymentacyjny" (z pierwszeństwem od dnia 16 kwietnia 1991 r.), skarżący w dniu 11 kwietnia 1991 r. zawarli z uprawnionym z powołanych patentów Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Gospodarki Energetycznej w K. umowę licencyjną na korzystanie z projektu wynalazczego "Odmulacz inercyjno-sedymentacyjny". W wyniku tej umowy skarżący w 1991 r. wprowadzili do obrotu wyroby pod nazwą: "Magnetoodmulacz typ OISm" oraz "Magnetoodmulacz inercyjno-sedymentacyjny typ OISm". Umowy licencyjne zostały zawarte także i z innymi przedsiębiorcami, którzy wprowadzali do obrotu odmulacze inercyjno-sedymentacyjne pod podobną nazwą przed datą zgłoszenia spornego znaku do rejestracji. Ponadto, jak wskazują skarżący, w dniu 30 sierpnia 1995 r. na magnetoodmulacze typu OISm uzyskali certyfikat wystawiony przez Urząd Dozoru Technicznego Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu. Z omawianych względów zarejestrowany na rzecz uczestnika postępowania znak towarowy "MAGNETOODMULACZ OISm" nie ma dostatecznych znamion odróżniających w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego, a rejestracja tego znaku jest sprzeczna z prawem i zasadami współżycia społecznego oraz narusza prawa majątkowe osób trzecich.

Uczestnik postępowania wniósł o oddalenie wniosku o unieważnienie prawa z rejestracji spornego znaku towarowego. Nie zaprzeczył, aby przed datą zgłoszenia tego znaku do rejestracji skarżący, jak i inni producenci, wprowadzali do obrotu odmulacze z użyciem nazwy "Magnetoodmulacz OISm". Oznaczenie "Magnetoodmulacz", jak wywodził, jest nazwą rodzajową. Jednakże dodanie do tego znaku wyrazów "OISm" nadaje już temu oznaczeniu charakter znaku towarowego. Wyrazy "OIS" stanowią skrót - odmulacz inercyjno-sedymentacyjny, zaś litera "m" - magnetyczny. Ponadto, jak podkreślał, w dacie zgłoszenia omawianego znaku do rejestracji skarżący z naruszeniem prawa wprowadzali do obrotu odmulacze inercyjno-sedymentacyjne produkowane według wyżej wymienionych patentów, gdyż umowa licencyjna, jaką skarżący zawarli z Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Gospodarki Energetycznej w K., została wypowiedziana przez licencjodawcę. W dniu 13 września 1999 r. wpłynął zresztą do Sądu Okręgowego w K. pozew Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Gospodarki Energetycznej w K. przeciwko skarżącym o zaniechanie naruszeń patentów i wynagrodzenie szkody. Zatem, i z tego jeszcze powodu, skarżący nie mieli prawa do używania oznaczenia magnetoodmulacze "OISm" na produkowane przez nich magnetoodmulacze. Nielegalne jest także używanie znaku "MAGNETOODMULACZ OISm" przez firmę "H.", któremu skarżący udzielił sublicencji na produkcję odmulaczy. Natomiast jedynym uprawnionym do produkcji wspomnianych odmulaczy, poza Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Gospodarki Energetycznej w K., jest uczestnik postępowania, który w dniu 14 marca 1991 r. zawarł umowę licencyjną z Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Gospodarki Energetycznej w K. Uczestnik postępowania nie naruszył więc prawa zgłaszając do rejestracji znak towarowy "MAGNETOODMULACZ OISm".

Urząd Patentowy, działający w trybie postępowania spornego, decyzją z dnia 18 listopada 1999 r. Sp. 107/99 oddalił wniosek o unieważnienie spornego znaku towarowego. W ocenie tego organu sporny znak towarowy posiada zdolność odróżniającą. Wprawdzie pierwszy człon znaku "MAGNETOODMULACZ" jest nazwą rodzajową, jednakże w połączeniu z akronimem "OISm" od słów "odmulacz inercyjno-sedymentacyjny magnetyczny", sporny znak posiada zdolność odróżniającą. Zdaniem Urzędu Patentowego akronimy mają zdolność rejestracyjną i nie jest istotne czy odbiorca potrafi rozszyfrować akronim, czy też nie. Przykładem akronimów są m.in. takie znaki towarowe jak FIAT czy też BMW. Wprawdzie przed dniem zgłoszenia znaku towarowego "MAGNETOODMULACZ OISm" do rejestracji przez uczestnika postępowania (21 grudnia 1995 r.) towary oznaczane tym znakiem były wprowadzane do obrotu również i przez innych przedsiębiorców, jednakże zdaniem Urzędu Patentowego nie pozbawia to zdolności rejestracyjnej omawianego znaku na rzecz uczestnika postępowania. Używanie bowiem danego oznaczenia przez kilku przedsiębiorców nie pozbawia automatycznie tego oznaczenia zdolności rejestracyjnej. Ponadto wzięto pod uwagę odstąpienie przez licencjobiorcę od umowy ze skarżącymi na korzystanie z wynalazków chronionymi wspomnianymi wyżej patentami.

W odwołaniu od powyższej decyzji, wniesionemu do Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym, skarżący zarzucają błędność stanowiska zajętego w zaskarżonej decyzji, uzależniającego prawo skarżących do domagania się unieważnienia znaku towarowego "MAGNETOODMULACZ OISm" od kwestii ważności umowy licencyjnej na korzystanie z wynalazku pt. "odmulacz inercyjno-sedymentacyjny". Zresztą, jako podkreśla, w dniu 14 kwietnia 2000 r. zawarli ugodę z licencjodawcą. W świetle postanowień ugody skarżący mają nadal prawo produkowania i sprzedaży magnetoodmulaczy OISm. W następstwie tej ugody Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki Energetycznej w K. cofnął pozew przeciwko skarżącym. Wskazują zarówno na swoje autorstwo do znaku "MAGNETOODMULACZ OISm", jak i pierwszeństwo oznaczania tym znakiem towarów wprowadzanych do obrotu. Podkreślają, jak to ich zdaniem miało miejsce w okolicznościach faktycznych sprawy, że znak towarowy nie ma zdolności odróżniającej w sytuacji używania go do oznaczania towarów przez kilku przedsiębiorców. Znak nie pełni wówczas funkcji oznaczenia pochodzenia towarów.

W odpowiedzi na odwołanie Urząd Patentowy podtrzymał stanowisko prezentowane w zaskarżonej decyzji.

Uczestnik postępowania zakwestionował interes prawny skarżących do złożenia wniosku o unieważnienie spornego znaku towarowego. Mają oni jedynie interes faktyczny w używaniu wspomnianego znaku towarowego, nieuprawniający jednakże do złożenia wniosku o unieważnienie spornego znaku. Przepisy ustawy o znakach towarowych nie chronią jednak takich interesów, które nie mają wyraźnego oparcia w przepisach prawa materialnego (wyrok SN z dnia 27 maja 1999 r. III RN 5/99). Uczestnik postępowania kwestionuje też prawa autorskie skarżących do spornego znaku towarowego.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.) Sąd ten jest powołany do badania legalności zaskarżonych decyzji, to jest ich zgodności z przepisami postępowania administracyjnego oraz przepisami prawa materialnego. Analizując pod tym kątem skargę, zasługuje ona na uwzględnienie.

Przedmiotem rozpoznania Sądu jest odwołanie od decyzji Urzędu Patentowego w sprawie o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego "MAGNETOODMULACZ OISm", wniesione przez skarżących do Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP. Do czasu wejścia w życie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2001, Nr 49, poz. 508 ze zm.), zwanej p.w.p., odwołania w tych sprawach rozpatrywane były w Komisji Odwoławczej, zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm.), zwanej dalej u.z.t. W związku z wejściem w życie p.w.p. w dniu 22 sierpnia 2001 r., sprawa, stosownie do art. 318 ust. 2 tej ustawy, przekazana została do rozpatrzenia Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, który zgodnie z przepisami określającymi jego właściwość oraz stosownie do art. 317 p.w.p. odwołanie to potraktował jako skargę.

Ustawa - Prawo własności przemysłowej w art. 315 ust. 3 wyraża zasadę, w myśl której zdolność ochronną znaków towarowych zarejestrowanych lub zgłoszonych do rejestracji przed dniem 22 sierpnia 2001 r. ocenia się na podstawie dotychczasowych przepisów. Przepisami, stanowiącymi podstawę do oceny zdolności ochronnej spornego znaku towarowego, są zatem przepisy u.z.t.

W związku z zarzutem uczestnika postępowania, podważającego interes prawny skarżących do złożenia wniosku o unieważnienie spornego znaku towarowego, wymaga w pierwszej kolejności przesądzenia tej kwestii. Stosownie do art. 30 ust. 1 u.z.t. z wnioskiem o uznanie prawa z rejestracji znaku towarowego za wygasłe, jak również z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego, może wystąpić każdy, kto ma w tym interes prawny. Zagadnienie interesu prawnego na gruncie art. 30 ust. 1 u.z.t. stanowi przedmiot orzecznictwa zarówno Sądu Najwyższego (m.in. wyrok z dnia 27 maja 1999 r., III RN 5/99; OSNAP 2000/9/337 oraz wyrok z dnia 7 marca 2002 r., III RN 53/01; OSNAP 2002/24/583), jak i Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z dnia 30 stycznia 2003 r., II SA 81/02). Powyższe orzecznictwo zgodne jest co do tego, że użyte w art. 30 ust. 1 u.z.t. pojęcie interesu prawnego, stanowiącego przesłankę żądania unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego, jest tożsame z pojęciem interesu prawnego, o którym mowa w art. 28 k.p.a. Stosownie do tego przepisu stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Zatem, stwierdzenie istnienia interesu prawnego po stronie podmiotu ubiegającego się o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego wymaga ustalenia związku o charakterze materialnoprawnym między obowiązującą normą prawa a sytuacją prawną tego podmiotu, polegającego na tym, że akt stosowania tej normy (decyzja administracyjna) może mieć wpływ na jego sytuację w zakresie prawa materialnego. Interes taki powinien być bezpośredni, konkretny, realny i znajdować potwierdzenie w okolicznościach faktycznych, które uzasadniały zastosowanie normy prawa materialnego. Zdaniem Sądu, skarżący posiadają interes prawny w rozumieniu powołanych wyżej przepisów w domaganiu się unieważnienia spornego znaku towarowego. Ów interes prawny należy wywieść z wolności prowadzenia działalności gospodarczej chronionej przepisami art. 20 i art. 22 Konstytucji RP oraz art. 5 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.). Wolność prowadzenia działalności gospodarczej nie jest jednakże swobodą o charakterze absolutnym i może być ograniczona przepisami odrębnych ustaw. Taką ustawą jest m.in. ustawa o znakach towarowych, dająca uprawnionemu z rejestracji wyłączność na oznaczanie towarów i usług zarejestrowanym znakiem (por. art. 13 ust. 1 u.z.t.). Skoro więc skarżący przed dniem złożenia przez uczestnika postępowania wniosku o zarejestrowanie spornego znaku towarowego "MAGNETOODMULACZ OISm" legalnie używali w obrocie tego właśnie oznaczenia i w następstwie zarejestrowania spornego znaku utracili wspomniane prawo, a tym samym zostali ograniczeni w swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej, którą chronią przepisy prawa, mają więc interes prawny we wszczęciu postępowania o unieważnienie wspomnianego znaku towarowego.

Postępowanie w sprawie unieważnienia znaku towarowego należy do postępowania spornego i wszczynane jest na wniosek strony. W świetle ustalonego już orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego (por. wyrok z dnia z dnia 14 grudnia 2001 r., sygn. akt II SA 3446/01) Urząd Patentowy, a tym samym i Sąd kontrolujący decyzję Urzędu Patentowego, jest związany podstawą faktyczną i prawną wniosku o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego. W świetle uzasadnienia wniosku skarżących rejestracja znaku "MAGNETOODMULACZ OISm" zapadła z naruszeniem art. 7, art. 8 pkt 1 i art. 8 pkt 2 u.z.t. Zgodnie z art. 7 ust. 1 u.z.t. jako znak towarowy może być zarejestrowany tylko znak, który ma dostateczne znamiona odróżniające w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego. Stosownie zaś do ust. drugiego powołanego artykułu nie ma dostatecznych znamion odróżniających znak, który stanowi tylko nazwę rodzajową towaru lub informuje jedynie o właściwości, jakości, liczbie, ilości, masie, cenie, przeznaczeniu, sposobie, czasie lub miejscu wytworzenia, składzie, funkcji lub przydatności towaru, bądź inne podobne oznaczenie nie dające wystarczających podstaw odróżniających pochodzenie towaru. Stosownie do przepisu art. 8 pkt 1 u.z.t. niedopuszczalna jest rejestracja znaku, który jest sprzeczny z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego. Natomiast w świetle art. 8 pkt 2 powołanej ustawy niedopuszczalna jest rejestracja znaku, który narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich.

W toku postępowania przed Urzędem Patentowym, jak i w postępowaniu przed Sądem, skarżący nie wykazali skutecznie, aby sporna rejestracja naruszała art. 8 pkt 1 i 8 pkt 2 u.z.t. Okoliczność bowiem, iż jeden z przedsiębiorców, spośród kilku używających taki sam znak towarowy, złożył wniosek o rejestrację nie oznacza jeszcze nielegalności takiego zgłoszenia i dokonanej rejestracji. Na gruncie ustawy o znakach towarowych obowiązuje bowiem zasada pierwszeństwa. I tak w świetle art. 11 u.z.t., z zastrzeżeniem przepisu art. 12 pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji znaku towarowego przysługuje według daty prawidłowego zgłoszenia do rejestracji tego znaku w Urzędzie Patentowym. Niemniej, jeżeli w dacie zgłoszenia znaku do rejestracji był on używany przez kilku przedsiębiorców, okoliczność ta nie wyłącza wprawdzie możliwości kwestionowania rejestracji także na podstawie m.in. przepisów art. 8 u.z.t., jednakże w pierwszej kolejności może wyłonić się kwestia zdolności odróżniającej takiego znaku w świetle art. 7 u.z.t., którego naruszenie skarżący także zarzucają. Skuteczne przeprowadzenie takiego dowodu skutkuje unieważnienie zarejestrowanego znaku, stosownie do art. 29 u.z.t.

Zdolność odróżniającą znaku towarowego należy rozpatrywać w dwóch aspektach, a mianowicie abstrakcyjnym i konkretnym (por. R. Skubisz, Prawo znaków towarowych, Komentarz, Warszawa 1997 r., str. 33).

Kwestię zdolności odróżniającej znaku towarowego w aspekcie abstrakcyjnym normuje przepis art. 4 u.z.t. Zgodnie z ust. pierwszym powołanego artykułu znakiem towarowym, w rozumieniu ustawy, może być znak nadający się do odróżniania towarów lub usług określonego przedsiębiorstwa od towarów lub usług tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw. Stosownie zaś do ust. 2 powołanego artykułu znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma plastyczna, melodia lub inny sygnał dźwiękowy bądź zestawienie tych elementów. Wychodząc z przesłanek określonych w art. 4 u.z.t. znak towarowy "MAGNETOODMULACZ OISm" posiada abstrakcyjną zdolność odróżniającą, a zatem może pełnić rolę znaku towarowego.

Uzasadnienie zaskarżonej decyzji wskazuje, iż mimo powołania art. 7 u.z.t. zdolność odróżniająca powołanego znaku towarowego w rzeczy samej była rozważana przez Urząd Patentowy jedynie pod kątem abstrakcyjnej zdolności odróżniającej spornego znaku towarowego, a więc w zakresie, o którym mowa w art. 4 u.z.t. Wskazują na to obszerne rozważania Urzędu Patentowego w kwestii zdolności rejestracyjnej akronimów, jakim jest drugi człon spornego znaku - "OISm". Nie kwestionując zdolności rejestracyjnej akronimów w charakterze znaku towarowego, trudno jednakże za takowe uznawać oznaczenia przedsiębiorców (ich firmy), takie jak FIAT czy BMW.

Natomiast zdolność odróżniająca wskazana w art. 7 u.z.t. odnosi się, jak to już wyżej wskazano, do konkretnej zdolności odróżniającej danego znaku towarowego, który pozytywnie przeszedł test w zakresie abstrakcyjnej zdolności odróżniającej (art. 4 u.z.t.). Przez konkretną zdolność odróżniającą znaku towarowego należy rozumieć ogół cech danego oznaczenia pozwalających odróżnić w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego tak oznaczany towar od innych towarów danego rodzaju pochodzących z innego źródła. W zaskarżonej decyzji, jak to już wskazano, zdolność rejestracyjna znaku towarowego "MAGNETOODMULACZ OISm" nie była rozpatrywana z punktu widzenia konkretnej zdolności odróżniającej tego znaku, w rozumieniu art. 7 u.z.t., biorąc pod uwagę stan sprawy z daty zgłoszenia tego znaku do rejestracji (art. 11 u.z.t.). Mimo zarzutów skarżących, iż w dacie zgłoszenia przez uczestnika postępowania do rejestracji znaku towarowego "MAGNETOODMULACZ OISm", magnetoodmulacze "OISm" produkowali inni przedsiębiorcy, co pozbawiało spornego znaku zdolności odróżniającej z art. 7 u.z.t, Urząd Patentowy nie przeprowadził w tym względzie jakichkolwiek ustaleń. Urząd Patentowy, co jest istotnym mankamentem zaskarżonej decyzji, ograniczył się jedynie do stwierdzenia, że należy odpowiedzieć przecząco na pytanie, czy używanie oznaczenia przez kilka podmiotów automatycznie pozbawia to oznaczenie zdolności rejestracyjnej.

Wyłania się istotna kwestia, jakie okoliczności są decydujące dla ustalenia faktu posiadania (bądź nie) przez znak towarowy konkretnej zdolności odróżniającej, a więc dostatecznych znamion odróżniających w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego (art. 7 ust. 1 u.z.t.), a w szczególności gdy, tak jak to ma miejsce w okolicznościach faktycznych niniejszej sprawy, w dacie zgłoszenia znaku do rejestracji znak ten był używany przez innych przedsiębiorców. Na tak postawione pytanie przepis art. 7 ust. 1 u.z.t. nie udziela wprost odpowiedzi. Zważywszy jednak na odwołanie się w przepisie art. 7 ust. 1 u.z.t. do zwykłych warunków obrotu gospodarczego, decydować zatem powinna ocena uczestników rynku, czy dane oznaczenie pozwala zidentyfikować dany towar (usługę), jako pochodzący od danego przedsiębiorcy lub podmiotów z nim związanych, od towarów (usług) tego samego rodzaju pochodzących od innych przedsiębiorców. Przez uczestników rynku należałoby rozumieć nie tylko finalnych odbiorców, w tym konsumentów, ale także różne grupy przedsiębiorców (kontrahentów i konkurentów), którzy uczestniczą na różnych szczeblach obrotu towarowego związanych z towarami tego samego rodzaju, co towar oznaczany analizowanym znakiem towarowym.

Jedną z okoliczności, która może rzutować na posiadanie (bądź nie) przez znak towarowy zdolności odróżniającej może być przesądzenie, czy dany znak towarowy uległ przekształceniu w nazwę rodzajową. Taka sytuacja może być rozważana w okolicznościach faktycznych sprawy, a mianowicie, czy znak "MAGNETOODMULACZ OISm" nie uległ już przekształceniu w nazwę rodzajową towaru w dacie zgłoszenia go do rejestracji, co zresztą zarzucali skarżący, kwestionując zdolność odróżniającą omawianego znaku towarowego, a co nie zostało zbadane przez Urząd Patentowy. Innymi słowy, chodzi tutaj o zjawisko tzw. degeneracji znaku towarowego. Na degenerację narażone są w szczególności znaki intensywnie używane w obrocie, gdy uczestnicy rynku, a w szczególności odbiorcy, nie wiążą już z określonym oznaczeniem informacji o pochodzeniu towaru, lecz o produkcie jako takim. Przekształcenie znaku towarowego w nazwę rodzajową może dotknąć zarówno znak uprzednio zarejestrowany, a więc gdy jego degeneracja nastąpiła po tej czynności, i wówczas mamy do czynienia z klasycznym przykładem przekształcenia znaku towarowego w nazwę rodzajową, jak i, co może wchodzić w grę w okolicznościach faktycznych niniejszej sprawy, znak niezarejestrowany (lub jeszcze niezarejestrowany) w momencie utraty przez niego znamion odróżniających. W zależności od tego inaczej powinna przedstawiać się kwestia ochrony takich znaków. Znak zarejestrowany powinien podlegać silniejszej ochronie, tak w kontekście możliwości jego unieważnienia (art. 29 u.z.t.), jak i wygaśnięcia prawa z rejestracji (art. 25 pkt 4 u.z.t.). Nie jest bowiem słuszne pozbawianie przedsiębiorcy korzyści wynikających z wypromowania przez niego znaku towarowego, gdy są one efektem wysokiej jakości towarów oznaczanych tym znakiem oraz ponoszonych nakładów na reklamę. Natomiast takie argumenty odpadają, gdy doszło do zarejestrowania znaku kojarzonego przez część uczestników rynku z nazwą rodzajową towaru.

Najczęstszym przypadkiem odmawiania znakowi towarowemu zdolności odróżniającej, a tym samym jego zdolności rejestracyjnej, jest próba rejestrowania w charakterze znaku nazwy rodzajowej towaru, co zresztą zarzucają skarżący. Istotnego znaczenia nabiera więc określenie minimalnego progu znajomości danego znaku wśród poszczególnych grup uczestników rynku, pozwalającego na pełnienie jeszcze przez znak towarowy funkcji oznaczenia pochodzenia (funkcji odróżniającej). W polskim orzecznictwie, przynajmniej powojennym, brak jest znaczących przykładów z tej tematyki. Natomiast problematyka degeneracji znaków towarowych stanowi przedmiot orzecznictwa i piśmiennictwa rozwiniętych krajów zachodnich Z omawianych względów, zdaniem Sądu, nie powinno być tutaj przeszkód do odpowiedniego, i zarazem ostrożnego, stosowania na gruncie polskim doświadczeń orzecznictwa i piśmiennictwa rozwiniętych krajów zachodnich. I tak w świetle tych doświadczeń, aby mogło nastąpić przekształcenie znaku towarowego w nazwę rodzajową towaru decydować musi opinia wszystkich uczestniczących w obrocie kręgów uczestników rynku, do których znak jest kierowany jako wskazówka pochodzenia towaru. Zatem, o ile jeszcze tylko jeden z tych kręgów, także ten złożony jedynie z podmiotów zajmujących się produkcją albo dystrybucją towarów opatrzonych znakiem, łączy ze znakiem towarowym wskazówkę co do pochodzenia towaru, nie może wchodzić w grę degeneracja znaku prowadząca do wygaśnięcia uprawnień z takiego znaku. Degeneracji nie można też uznać za dokonaną, gdy przynajmniej 15% producentów, dystrybutorów i końcowych odbiorców lub osób z innych zainteresowanych kręgów łączy jeszcze z oznaczeniem wyobrażenie o pochodzeniu towaru (zob. I. Wiszniewska, Przekształcenie znaku towarowego w nazwę rodzajową produktu, "Państwo i Prawo" z 1992 r., zeszyt 10, str. 53-61).

Przedstawione wyżej uwagi odnoszą się do sytuacji, gdy degeneracji ulega znak, który w momencie zgłoszenia go do rejestracji nie był odbierany przez odbiorców jako nazwa rodzajowa towaru, lecz informacja o pochodzeniu towaru. Natomiast stan faktyczny niniejszej sprawy jest diametralnie odmienny. Znak towarowy "MAGNETOODMULACZ OISm" został bowiem zgłoszony do rejestracji kilka lat po wprowadzeniu do obrotu towarów oznaczanych tym znakiem przez wielu zresztą przedsiębiorców, a więc gdy w następstwie intensywnego używania znak ten mógł już pełnić funkcję nazwy rodzajowej towaru. W takim charakterze, co wymaga rozważenia przez Urząd Patentowy, mogli używać oznaczenia "MAGNETOODMULACZ OISm" m.in. skarżący, którzy przed datą zgłoszenia do rejestracji spornego znaku przez uczestnika postępowania uzyskali certyfikat na magnetoodmulacze typu "OISm", wystawiony przez Urząd Dozoru Technicznego Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu. Toteż w postępowaniu o unieważnienie znaku towarowego, posiłkując się przedstawionymi wyżej doświadczeniami orzecznictwa i piśmiennictwa zachodniego, oznaczenie "MAGNETOODMULACZ OISm" należy oceniać pod kątem nazwy rodzajowej towaru (magnetoodmulacze typu OISm"), biorąc pod uwagę stan z daty zgłoszenia tego oznaczenia do rejestracji, i rozważyć czy w takim właśnie charakterze oznaczenie to było odbierane przez uczestniczące w obrocie kręgi uczestników rynku w przedstawionym wyżej zakresie. Reasumując, jeżeli nie nieznacząca część producentów, dystrybutorów i końcowych odbiorców lub osób z innych zainteresowanych kręgów łączyłaby z danym oznaczeniem wyobrażenie o nazwie rodzajowej towaru ("magnetoodmulacze typu OISm"), to można by domniemywać, iż w dacie zgłoszenia do rejestracji znak nie miał dostatecznych znamion odróżniających w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego (art. 7 u.z.t.). Wówczas wchodziłaby w grę możliwość unieważnienia prawa z rejestracji tego znaku (art. 29 u.z.t.), tym bardziej gdy uczestnik postępowania nie był pierwszym, który tego oznaczenia używał na rynku.

Ponadto na marginesie sprawy, trudno zgodzić się z argumentacją uczestnika postępowania, uzależniającego prawo do używania znaku towarowego "MAGNETOODMULACZ OISm" do oznaczania wyłącznie magnetoodmulaczy produkowanych na podstawie umowy licencyjnej zawartej z Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Gospodarki Energetycznej w K., gdyż takie ograniczenie używania znaku towarowego nie znajduje uzasadnienia w świetle art. 13 u.z.t.

Skoro zatem zaskarżona decyzja, uznająca zdolność odróżniającą znaku "MAGNETOODMULACZ OISm" w rozumieniu art. 7 u.z.t., zapadła z naruszeniem art. 7 i art. 77 § 1 k.p.a., podlega ona uchyleniu (art. 22 ust. 1 pkt 1 i art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.