Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 84201

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Warszawie
z dnia 12 marca 2003 r.
II SA 1867/02

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Kuba; Sędziowie NSA: Janusz Drachal, Irena Wiszniewska-Białecka (spr.); Protokolant: Monika Grzelak

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2003 r. sprawy ze skargi Zygmunta P. na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia 17 kwietnia 2002 r. Nr Sp.3/97 w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego słownego HERITAGE

oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

1)

Decyzją z dnia 17 kwietnia 2002 r. (Sp. 3/97), wydaną na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17), Urząd Patentowy RP orzekł o:

1)

unieważnieniu prawa z rejestracji znaku towarowego słownego HERITAGE nr R-87806,

2)

oddaleniu wniosku z dnia 10 kwietnia 2002 r. Zygmunta P. dotyczącego stwierdzenia nieważności postępowania spornego Sp. 3/97,

3)

przyznaniu "Heritage Films" Sp. z o.o. w W. od Zygmunta P. kwoty 600 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Z akt sprawy wynika, że wyrokiem z dnia 14 grudnia 2001 r. (II SA 3446/01) NSA uchylił decyzję Urzędu Patentowego z dnia 27 kwietnia 2001 r. unieważniającą prawo z rejestracji znaku HERITAGE na podstawie art. 7 ustawy o znakach towarowych. (Sp. 3/97), zarzucając Urzędowi m.in. wykroczenie poza zakres żądania wnioskodawcy, który żądał unieważnienia na podstawie art. 8 pkt 1 i 2 ustawy, a nie na podstawie art. 7 oraz wskazując, że uzasadnienie odmowy na podstawie art. 8 pkt 2 jest nieprzekonujące.

W dniu 10 kwietnia 2002 r. Zygmunt P., uprawiony z rejestracji znaku HERITAGE i skarżący w rozpatrywanej sprawie, wystąpił do Urzędu Patentowego z wnioskiem o stwierdzenie nieważności kontynuowania przez Urząd postępowania spornego Sp. 3/97 zakończonego prawomocnym wyrokiem NSA z dnia 14 grudnia 2001 r.

Na rozprawie w dniu 17 kwietnia 2002 r. wnioskodawca podtrzymał wniosek o unieważnienie prawa z rejestracji znaku słownego HERITAGE R-87806 na podstawie art. 8 pkt 1 i 2 ustawy o znakach towarowych i wniósł o zwrot kosztów zastępstwa procesowego, a uprawniony z rejestracji podtrzymał wniosek o stwierdzenie nieważności kontynuowania postępowania spornego i zakwestionował obecność na rozprawie wnioskodawcy, podnosząc, że nie wniósł on skargi do NSA na wcześniejszą decyzję Urzędu, a orzeczenie NSA było korzystne nie dla wnioskodawcy, lecz dla uprawnionego. Uprawniony z rejestracji wniósł o oddalenie wniosku, podkreślając, że jego prawa autorskie do kompozycji słowno-graficznej są wcześniejsze od daty powstania Spółki wnioskodawcy, a znak słowny jest nie tylko tytułem do rysunku lecz zawiera w sobie w symbolicznym skrócie formułę działalności, jaka miała być prowadzona pod tym znakiem.

W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji Urząd Patentowy przede wszystkim podniósł, że wyrok NSA z dnia 14 grudnia 2001 r. uchylający decyzję Urzędu Patentowego z dnia 27 czerwca 2001 r. nie zakończył postępowania w sprawie Sp. 3/97. W rezultacie tego orzeczenia Urząd miał obowiązek rozpatrzenia sprawy zgodnie z treścią wniosku i przy uwzględnieniu oceny prawnej wyrażonej w wyroku. Dlatego wniosek uprawnionego o stwierdzenie nieważności kontynuowania postępowania spornego Sp. 3/97, jako nie mający podstawy w przepisach prawa, nie mógł zostać uwzględniony.

Następnie, podkreślając, że do oceny zdolności rejestrowej znaku HERITAGE, który został zgłoszony i zarejestrowany przed wejściem w życie ustawy prawo własności przemysłowej, mają zastosowanie przepisy ustawy o znakach towarowych, Urząd Patentowy rozważył zastosowanie w sprawie art. 8 pkt 1 i 2 ustawy o znakach towarowych. Urząd uznał, że nie ma przesłanek do unieważnienia prawa z rejestracji znaku słownego HERITAGE na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy o znakach towarowych, ponieważ uprawniony z rejestracji, zgłaszając opracowaną przez siebie kompozycję słowno-graficzną w częściach mógł sądzić, że każdej z tych części z osobna przysługuje "wcześniejsze pierwszeństwo" wynikające z daty powstania kompozycji słowno-graficznej. Urząd uznał natomiast, że rejestracja tego znaku była niedopuszczalna w świetle art. 8 pkt 2 ustawy o znakach towarowych, który wyłącza od rejestracji znaki naruszające prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich. Urząd podkreślił, że nieprawidłowe było przyjęcie w decyzji z dnia 27 czerwca 2001 r., że kompozycja słowno-graficzną (słowo "heritage" + ganek) została zarejestrowana w postaci dwóch oddzielnych znaków: graficznego (wizerunek ganku) R 87805 i słownego HERITAGE R 87806. Po rozdzieleniu grafiki i słowa kompozycja przestała być kompozycją i dla oceny znaku słownego HERITAGE nie ma żadnego znaczenia fakt, że to słowo wcześniej było częścią kompozycji, w szczególności, że temu znakowi przysługuje "pierwszeństwo" z datą utworzenia kompozycji. Przepisy ustawy o znakach towarowych nie przewidują innego pierwszeństwa niż określone w art. 11 i 12; pierwszeństwo dla znaku słownego HERITAGE powstało w dacie jego zgłoszenia w Urzędzie, tj. dnia 28 września 1993 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy postanowieniem z dnia 24 października 1991 r. zarządził wpis do rejestru RHB Spółki wnioskodawcy o nazwie: "Heritage Films Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" i skrót: "Heritage Films Sp. z o.o.". Wobec tego "pierwszeństwo" wnioskodawcy do używania firmy ze słowem "heritage" istnieje od dnia 24 października 1991 r., jest więc wcześniejsze od pierwszeństwa ze zgłoszenia znaku uprawnionego HERITAGE z datą 28 września 1993 r. Uprawniony jeszcze w dacie zgłoszenia znaku nie używał do prowadzenia swojej działalności słowa "heritage" lecz nazwy "A. Company" lub "A. Co.". Dopiero w 1994 r. obok nazwy "A.V. Co." pojawiła się kompozycja ze słowem "heritage", a nieco później (również w 1994 r.) - wyłącznie kompozycja ze słowem "heritage" już bez słów "A. CO" lub "A.V. Co." Nie ma zatem - zdaniem Urzędu - wątpliwości, że to wnioskodawca pierwszy zaczął używać firmy ze słowem "heritage".

Odnosząc się do kwestii dotyczącej ochrony prawnoautorskiej tytułu "Heritage", Urząd przede wszystkim podniósł, że sam uprawniony z rejestracji nie powołuje się na tę ochronę, przeciwstawiając się w postępowaniu sądowym używaniu firmy "Heritage", mimo że prawo do utworu ma lepsze pierwszeństwo (1990 rok) niż pierwszeństwo firmy (1991 rok). Zastrzegając, że rozpatrywana sprawa nie dotyczy ustalenia, czy słowo "Heritage" jest, czy nie jest utworem podlegającym prawnoautorskiej ochronie (bo tego typu ustalenia należą do właściwości sądów powszechnych), Urząd uznał, że słowo "heritage" (w tłum. z j. angielskiego dziedzictwo, spuścizna), stanowiące tytuł kompozycji słowno-graficznej, stanowi w oderwaniu od tej kompozycji jedynie pospolite słowo w języku angielskim i trudno dopatrzyć się w tym słowie indywidualnych cech twórczości, zwłaszcza, że słowo "heritage" dość często jest rejestrowane jako znak towarowy - słowny m.in. w kl. 34 nr R 95254 lub w kl. 3 nr IR 578569 - i prawa z rejestracji tych znaków nie są kwestionowane. Słowo "heritage" zostało zarejestrowane jako znak towarowy już w 1966 r. (IR 308156).

Urząd zaznaczył, że między uprawnionym a wnioskodawcą nie toczy się postępowanie sądowe (z wniosku uprawnionego) o naruszenie prawa autorskiego do słowa (tytułu) "heritage" przez używanie tego słowa w firmie wnioskodawcy, a gdyby takie postępowanie się toczyło, "to z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością można założyć, że żaden sąd w Polsce nie wydałby orzeczenia, że słowo "heritage" podlega ochronie prawnoautorskiej na rzecz uprawnionego". Urząd podkreślił, że w sprawie Sp. 3/97 doszło do klasycznej kolizji typu firma - znak. Tego typu kolizje są częste, ponieważ w Polsce nie ma ogólnokrajowego rejestru spółek prawa handlowego, a Urząd nie ma możliwości badania w trybie administracyjnym tego typu kolizji (art. 8 pkt 2 u.z.t.).

Spółka wnioskodawcy została zarejestrowana wcześniej. Od daty wpisu do rejestru (24.X.1991 r.) Spółka uzyskała osobowość prawną oraz wyłączne prawo do firmy jako nazwy, pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza. Usługi Spółki wymienione w rejestrze sądowym są w części tego samego rodzaju co usługi, dla których zarejestrowano znak HERITAGE.

Firma Spółki brzmi "Heritage Films Sp. z o.o.". Nie ulega wątpliwości, że słowo "heritage" jest elementem wyróżniającym firmy. Firma wnioskodawcy z chwilą wpisania do rejestru uzyskała ochronę prawną na podstawie przepisów Kodeksu handlowego (art. 35-38), przepisów Kodeksu cywilnego zapewniających ochronę dóbr osobistych osób prawnych (art. 43 w związku z art. 23 i 24 k.c.), a także na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (w szczególności art. 5 i 10 tej ustawy). Prawo do firmy zgodnie ze stanowiskiem doktryny ma charakter osobisty, a zarazem majątkowy, więc mieści się w kategorii praw chronionych w art. 8 pkt 2 u.z.t. Nie może być więc wątpliwości, że rejestracja znaku słownego HERITAGE R-87806 spowodowała naruszenie wcześniej istniejących praw osobistych/majątkowych Spółki wnioskodawcy do firmy - "Heritage Films Sp. z o.o.". Stąd prawo z rejestracji tego znaku na podstawie art. 8 pkt 2 u.z.t. należało unieważnić.

Urząd podniósł, że pozostawienie prawa z rejestracji R-87806 w mocy doprowadziłoby do paradoksalnej sytuacji, w której wnioskodawca byłby zmuszony wykreślić (np. w wyniku postępowania sądowego) odróżniającą część firmy, tj. słowo "heritage", mimo że prawo do firmy powstało wcześniej niż data zgłoszenia (pierwszeństwa) znaku słownego HERITAGE do rejestracji.

Urząd zwrócił uwagę, że w orzecznictwie przyjmuje się, iż w przypadku kolizji między firmą i znakiem prawo używania oznaczenia wyróżniającego przysługuje podmiotowi uprawnionemu z wcześniejszego pierwszeństwa. Takie stanowisko zajął też NSA, który oddalił skargę na decyzję Urzędu unieważniającą znak PEBEX (pierwszeństwo z dnia 14.1.1994 r.) na podstawie art. 8 pkt 2 u.z.t. w związku z kolizją znaku z firmą -"Przedsiębiorstwo Budowlane Pebex Sp. z o.o.", J. (pierwszeństwo z rejestracji sądowej - 10.V.1991 r.).

W skardze do Naczelnego Sądu Administracyjnego skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji. Zdaniem skarżącego brak jest podstaw prawnych do kontynuowania postępowania w sprawie zakończonej prawomocnym wyrokiem NSA z dnia 14 grudnia 2001 r., a decyzja wydana została na podstawie nieprawidłowej interpretacji prawa autorskiego. W uzasadnieniu skargi skarżący podkreślił, że "wnioskodawca w postępowaniu spornym Sp. 3/97 nie broniąc swego interesu sformułowanego wnioskiem z dnia 30.12 1996 r. o unieważnienie spornego znaku towarowego na podstawie art. 8 pkt 1, 2 u.z.t., a przystępując do uczestnictwa w sprawie NSA 3446/01 i uznając swój interes prawny za zgodny ze stanowiskiem Urzędu Patentowego unieważniającym sporny znak towarowy przez stwierdzenie braku znamion odróżniających dla tego znaku (art. 7 u.z.t.) ponosi konsekwencje swej czynności prawnej wykonanej przed instancją NSA w dniu 14.12.2001". W odniesieniu do kwestii dotyczącej prawa autorskiego skarżący podniósł, że "stanowisko Urzędu Patentowego kwestionujące istnienie praw autorskich dla znaku słownego według zgłoszenia Z-125318, praw autorskich ustalonych jednoznacznie w uzasadnieniu orzeczenia Komisji Odwoławczej nr Odw. 1481/95 z dnia 31.08.1995, a pośrednio potwierdzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie sygn. akt IC-45/94 z dnia 9.11.2001, jest naruszeniem przepisów wynikających z art. 110 k.p. i obrazą przepisów art. 23 k.c. o ochronie dóbr osobistych uprawnionego z rejestracji znaku towarowego R-87806 HERITAGE. (...) tytuł "Heritage" jest przedmiotem prawa autorskiego jako znak słowny w polskim kręgu językowym oryginalny stylistycznie, brzmieniowo i wizualnie, wyrażony w semantyce języka angielskiego i zawierający cechy odróżniające przez jego konsekwentne używanie w określonym kontekście kojarzeniowym: jako pojęcia odniesionego do konkretnej, wskazanej przez artystę, problematyki historycznej i kulturowej, jako symbolu wyrażonego słowem a komplementarnego do rysunku przedstawionego przez artystę w formie symbolu graficznego, jako tytułu identyfikującego przedsięwzięcie artysty w jego działalności publicznej, ostatecznie sformalizowanego i zarejestrowanego według zasad przewidzianych przez Światową Organizację Własności Intelektualnej jako znak towarowy przeznaczony do stosowania w sferze usług (...)"

W odpowiedzi na skargę wniesiono o jej oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.) Sąd ten jest powołany do badania legalności zaskarżonych decyzji, to jest ich zgodności z przepisami postępowania administracyjnego oraz przepisami prawa materialnego. W rozpatrywanej sprawie, badając zaskarżoną decyzję w tym zakresie, Sąd nie znalazł podstaw do uwzględnienia skargi.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508) w art. 315 ust. 3 wyraża zasadę, w myśl której zdolność ochronną znaków towarowych zarejestrowanych lub zgłoszonych do rejestracji przed dniem 22 sierpnia 2001 r. ocenia się na podstawie dotychczasowych przepisów. Przepisami, stanowiącymi podstawę do oceny zdolności ochronnej znaku towarowego HERITAGE, zarejestrowanego dnia 18 grudnia 1995 r. (zgłoszonego do rejestracji dnia 28 września 1993 r.) są zatem przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm.), zwane u.z.t.

W skardze do NSA zakwestionowane zostało unieważnienie przez Urząd Patentowy prawa z rejestracji znaku towarowego HERITAGE oraz oddalenie wniosku skarżącego dotyczącego stwierdzenia nieważności postępowania spornego Sp.3/97.

W ocenie Sądu stanowisko Urzędu Patentowego jest prawidłowe.

W myśl art. 8 pkt 1 i 2 u.z.t. niedopuszczalna jest rejestracja znaku, który jest sprzeczny z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego (pkt 1) bądź narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich (pkt 2).

Prawidłowo i zgodnie z wnioskiem strony Urząd Patentowy za podstawę unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego przyjął art. 8 pkt 2 u.z.t. Wnioskująca Spółka, żądała unieważnienia prawa z rejestracji znaku HERITAGE ze względu na jej wcześniejsze prawo do firmy, a więc na podstawie tego właśnie przepisu. Urząd słusznie też zwrócił uwagę, że skarżący nie udowodnił, iż rejestracja znaku towarowego HERITAGE nastąpiła z naruszeniem art. 8 pkt 1 u.z.t. W postępowaniu nie wykazano bowiem ani że uprawniony z rejestracji tego znaku dokonał zgłoszenia w złej wierze, ani też że wykorzystał renomę oznaczenia "Heritage".

Trafnie też Urząd podniósł, że między firmą i znakiem może dojść do kolizji. Ich przyczyną są trudności w rozgraniczeniu używania oznaczenia jako znaku od używania go jako oznaczenia przedsiębiorstwa (za używanie znaku art. 13 u.z.t. uznaje także umieszczanie znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu, a więc posługiwanie się nim w listach handlowych, fakturach, cennikach, katalogach itp.). Szczególnie trudno wykluczyć kolizję, gdy w grę wchodzi - jak w tej sprawie - znak usługowy, który z natury rzeczy używany jest najczęściej w sposób właściwy dla używania oznaczenia przedsiębiorstwa.

Rację ma także Urząd, twierdząc, że zgodnie z ogólnymi regułami w przypadku kolizji między firmą (nazwą) przedsiębiorstwa a zarejestrowanym z "gorszym pierwszeństwem" znakiem towarowym priorytet przyznaje się prawu powstałemu wcześniej. Takiemu stanowisku dawał też wielokrotnie wyraz Naczelny Sad Administracyjny (zob. np. wyroki: z dnia 10 stycznia 2002 r., II SA 3390/01; z dnia 22 sierpnia 2002 r., II SA 3858/01; z dnia 20 lutego 2003 r., II SA 4029/01).

W rozpatrywanej sprawie poza sporem jest to, że służące wnioskującej Spółce prawo do firmy, w której element wyróżniający stanowi wyraz "Heritage", istniało już w 1991 r., podczas gdy znak HERITAGE został zgłoszony do rejestracji przez skarżącego w 1993 r.

W ocenie Sądu nie ma racji skarżący, domagając się stwierdzenia nieważności postępowania spornego Sp. 3/97 ze względu na to, że w sprawie zapadł wyrok NSA z dnia 14 grudnia 2001 r. W rezultacie wyroku NSA uchylającego decyzję administracyjną organu administracji publicznej następuje powrót do sytuacji, która miała miejsce przed wydaniem decyzji. W rozpatrywanej sprawie uchylenie przez NSA decyzji Urzędu Patentowego z dnia 27 kwietnia 2001 r. spowodowało, że Urząd Patentowy miał obowiązek ponownego rozpoznania sprawy i rozstrzygnięcia jej co do meritum.

Mając powyższe na uwadze, skargę uznano za nieuzasadnioną. Dlatego też Sąd, działając na podstawie art. 27 ust. 1 powołanej ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.