Orzeczenia sądów
Opublikowano: ZOTSiS 2011/12B/I-13179-13208

Wyrok
Trybunału Sprawiedliwości
z dnia 15 grudnia 2011 r.
C-119/10

UZASADNIENIE

Streszczenie

Streszczenie wyroku

Zbliżanie ustawodawstw - Znaki towarowe - Dyrektywa 89/104 - Prawo właściciela znaku towarowego do sprzeciwienia się używaniu przez osobę trzecią identycznego lub podobnego oznaczenia w odniesieniu do identycznych lub podobnych towarów lub usług - Używanie znaku towarowego w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy - Pojęcie

(dyrektywa Rady 89/104, art. 5 ust. 1 lit. b))

Artykuł 5 ust. 1 lit. b) pierwszej dyrektywy 89/104 o znakach towarowych należy interpretować w ten sposób, że usługodawca zajmujący się na zlecenie i według wskazówek osoby trzeciej napełnianiem opakowań dostarczonych mu przez tę osobę trzecią, która umieściła na nich uprzednio oznaczenie identyczne z oznaczeniem chronionym jako znak towarowy lub doń podobne, sam nie dokonuje w odniesieniu do tego oznaczenia używania, które może zostać zakazane na mocy tego przepisu.

W zakresie, w jakim usługodawca umożliwia swym klientom używanie oznaczeń podobnych do znaków towarowych, rola tego usługodawcy nie może być oceniana na podstawie przepisów dyrektywy 89/104, lecz w razie potrzeby winna być rozpatrywana przez odniesienie do innych przepisów prawa.

Zresztą stwierdzenie, że właściciel znaku towarowego nie może działać przeciwko usługodawcy wyłącznie na postawie dyrektywy 89/104, w żaden sposób nie skutkuje umożliwieniem klientowi tego usługodawcy obejścia ochrony przysługującej właścicielowi na podstawie tej dyrektywy poprzez podzielenie procesu produkcji i powierzenie różnych części składowych tego procesu usługodawcom. Usługi te bowiem mogłyby zostać przypisane wspomnianemu klientowi, który pozostaje zatem odpowiedzialny na mocy tej dyrektywy.

(por. pkt 35-37; sentencja)

Wstęp

W sprawie C-119/10

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) postanowieniem z dnia 19 lutego 2010 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 4 marca 2010 r., w postępowaniu:

Frisdranken Industrie Winters BV

przeciwko

Red Bull GmbH,

TRYBUNAŁ (pierwsza izba),

w składzie: A. Tizzano, prezes izby, M. Safjan, M. Ilešič (sprawozdawca), E. Levits i M. Berger, sędziowie,

rzecznik generalny: J. Kokott,

sekretarz: C. Strömholm, administrator,

uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 10 marca 2011 r.,

rozważywszy uwagi przedstawione:

- w imieniu Frisdranken Industrie Winters BV przez P.N.A.M. Claassena, advocaat,

- w imieniu Red Bull GmbH przez S. Klosa oraz A. Alkemę, advocaten,

- w imieniu rządu polskiego przez M. Laszuk, działającą w charakterze pełnomocnika,

- w imieniu Komisji Europejskiej przez A. Nijenhuisa oraz F.W. Bulsta, działających w charakterze pełnomocników,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2011 r.,

wydaje następujący

Uzasadnienie

Wyrok

1

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 5 ust. 1 i 3 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1).

2

Wniosek ten został złożony w ramach sporu pomiędzy spółką Red Bull GmbH (zwaną dalej 'Red Bull') a spółką Frisdranken Industrie Winters BV (zwaną dalej 'Winters') w przedmiocie tego, że ta ostatnia spółka rozlewa napój orzeźwiający do puszek opatrzonych oznaczeniami podobnymi do znaków towarowych spółki Red Bull.

Ramy prawne

3

Artykuł 5 ust. 1 i 3 dyrektywy 89/104 stanowi:

'1. Zarejestrowany znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym:

a) oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany;

b) oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd wśród opinii publicznej [odbiorców], które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.

2. Każde państwo członkowskie może również postanowić, że właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym: oznaczenia identycznego lub podobnego do wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano [...] znak towarowy, w przypadku gdy cieszy się on renomą we Wspólnocie [w państwie członkowskim] i w przypadku gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienależną korzyść z powodu lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego [powoduje czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego bądź też działa na ich szkodę].

3. Na podstawie ust. 1 i 2 mogą być zabronione, między innymi, następujące działania:

a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;

b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem;

c) przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;

d) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.'

Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne

4

Red Bull wytwarza i wprowadza do sprzedaży napój energetyzujący pod znanym na całym świecie znakiem towarowym RED BULL. Red Bull uzyskała międzynarodowe rejestracje tych znaków towarowych, które wywołują skutki między innymi w państwach Beneluksu.

5

Winters jest przedsiębiorstwem, którego główną działalnością jest rozlew do puszek napojów wytwarzanych przez nią samą lub przez inne podmioty.

6

Smart Drinks Ltd. (zwana dalej 'Smart Drinks'), osoba prawna prawa Brytyjskich Wysp Dziewiczych, jest spółką konkurującą z Red Bull.

7

Winters zajmowała się na rachunek Smart Drinks rozlewem napoju orzeźwiającego do puszek. W tym celu Smart Drinks dostarczała spółce Winters puste puszki i pasujące do nich wieczka, które opatrzone były różnymi oznaczeniami, ozdobami i napisami. Puszki te opatrzone były w szczególności oznaczeniami 'BULLFIGHTER', 'PITTBULL', 'RED HORN', (zmienionym następnie na 'LONG HORN') oraz 'LIFE WIRE'. Smart Drinks dostarczała Winters również ekstrakt zawarty w napoju orzeźwiającym. Winters dokonywała rozlewu do puszek określonej ilości ekstraktu, dodawała do niego wodę i w razie potrzeby kwas węglowy, po czym zamykała puszki, wszystko to zgodnie ze wskazówkami i receptami dostarczonymi przez Smart Drinks. Winters zwracała następnie napełnione puszki Smart Drinks, która dokonywała ich wywozu z Beneluksu.

8

Winters ograniczała się do wykonywania tych usług rozlewu dla Smart Drinks, przy czym nie zajmowała się wysyłką napełnionych puszek do Smart Drinks. Poza tym ani nie dostarczała, ani nie sprzedawała tych puszek osobom trzecim.

9

W dniu 2 sierpnia 2006 r. w ramach postępowania zabezpieczającego Red Bull wniosła do Rechtbank 's-Hertogenbosch o nakazanie Winters zaprzestania natychmiast i w przyszłości jakiegokolwiek używania oznaczeń, które podobne są do pewnej liczby jej znaków towarowych lub się z nimi kojarzą. Wywodziła ona w tym względzie, że poprzez napełnianie puszek opatrzonych oznaczeniami 'BULLFIGHTER', 'PITTBULL', 'RED HORN', 'LONG HORN' i 'LIVE WIRE' Winters narusza przysługujące jej prawa do znaków towarowych. Sąd orzekający w przedmiocie środków tymczasowych uznał, że rozlew napojów do puszek powinien być zrównany z używaniem tych oznaczeń, jednak tylko oznaczenie 'BULLFIGHTER' w powiązaniu z puszkami używanymi do tego celu jest podobne do znaków towarowych Red Bull. Nakazał zatem Winters orzeczeniem z dnia 26 września 2006 r. zaprzestania rozlewu napojów do puszek BULLFIGHTER.

10

Red Bull i Winters wniosły odpowiednio odwołanie i odwołanie wzajemne od tego orzeczenia do Gerechtshof te 's-Hertogenbosch.

11

Gerechtshof podtrzymał stwierdzenie Rechtbank, zgodnie z którym rozlew napojów do puszek przez Winters powinien być zrównany z używaniem oznaczeń, które zostały na nich umieszczone przez Smart Drinks. Odniósł się w tym względzie do pełnionej przez znak towarowy funkcji wskazania pochodzenia oraz do okoliczności, że w przypadku rozpatrywanego rodzaju towarów, mianowicie napojów, oznaczenia nie można umieścić inaczej niż przez połączenie napoju z opakowaniem opatrzonym już tym oznaczeniem. Zdaniem tego sądu, łącząc rozcieńczony ekstrakt z opakowaniami opatrzonymi rozpatrywanymi oznaczeniami w celu wytworzenia końcowego produktu, Winters umieszczała te oznaczenia na wspomnianym produkcie, nawet jeśli nie umieszczała ich na puszkach.

12

Co się tyczy podobieństwa wspomnianych oznaczeń i znaków towarowych Red Bull, Gerechtshof stwierdził to podobieństwo w odniesieniu do oznaczeń 'BULLFIGHTER', 'PITTBULL' i 'LIVE WIRE'. Uznał w tym kontekście, iż jeśli chodzi o rodzaj kręgu odbiorców, który trzeba wziąć pod uwagę, to zważywszy na charakter towarów, należy uznać, że właściwy jest tutaj ogół odbiorców i to - ze względu na to, że przetwarzane przez Winters na rzecz Smart Drinks towary nie są przeznaczone na rynek Beneluksu, ale na rynki państw trzecich - w abstrakcyjnym znaczeniu przeciętnego konsumenta w Beneluksie.

13

W rezultacie wyrokiem z dnia 29 stycznia 2008 r. Gerechtshof, opierając się na przepisach porozumienia państw Beneluksu w sprawie własności intelektualnej (znaki towarowe i wzory), podpisanym w Hadze w dniu 25 lutego 2005 r., odpowiadających art. 5 ust. 1 lit. b) i art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104, nakazał Winters zaprzestanie rozlewu napojów do puszek BULLFIGHTER, PITTBULL i LIVE WIRE. Winters wniosła kasację od tego wyroku.

14

W tej sytuacji Hoge Raad der Nederlanden postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

'1) a) Czy sam »rozlew« płynów do opakowań opatrzonych oznaczeniem należy zakwalifikować jako używanie oznaczenia w obrocie handlowym w rozumieniu art. 5 dyrektywy 89/104 o znakach towarowych, również jeżeli rozlew ten stanowi usługę świadczoną na rzecz i na zlecenie podmiotu trzeciego w celu odróżnienia towarów tego zleceniodawcy?

b) Czy odpowiedź na pytanie 1 lit. a) brzmiałaby inaczej, gdyby zachodziło tu naruszenie określone w art. 5 ust. 1 lit. a) lub b) dyrektywy?

2) W przypadku udzielenia na pytanie 1 lit. a) odpowiedzi twierdzącej, czy używanie oznaczenia może zostać zakazane w Beneluksie na podstawie art. 5 dyrektywy 89/104 o znakach towarowych również wtedy, gdy towary opatrzone oznaczeniem są przeznaczone wyłącznie na wywóz [po pierwsze] z terytorium Beneluksu lub [po drugie] poza Unię Europejską i gdy na żadnym z tych obszarów nie mogą być one postrzeżone przez odbiorców z wyjątkiem przedsiębiorstwa, w którym dokonano rozlewu?

3) W przypadku udzielenia na pytanie 2 lit. a) lub b) odpowiedzi twierdzącej, jakie kryterium należy przyjąć w celu ustalenia naruszenia praw do znaku: czy jest nim sposób postrzegania oznaczenia przez konsumenta (przeciętnego, właściwie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego) w Beneluksie lub w Unii Europejskiej, który w okolicznościach niniejszej sprawy nie może zostać ustalony w inny sposób jak tylko teoretycznie lub abstrakcyjnie, czy też należy posłużyć się innym kryterium, na przykład sposobu postrzegania oznaczenia przez konsumenta w państwie, do którego towary są eksportowane?.'

W przedmiocie pytań prejudycjalnych

W przedmiocie pytania pierwszego

15

Stawiając pytanie pierwsze, sąd krajowy w istocie dąży do ustalenia, czy art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że usługodawca zajmujący się na zlecenie i według wskazówek osoby trzeciej napełnianiem opakowań dostarczonych mu przez tę osobę trzecią, która umieściła na nich uprzednio oznaczenie identyczne z oznaczeniem chronionym jako znak towarowy lub doń podobne, sam dokonuje w odniesieniu do tego oznaczenia używania, które może zostać zakazane na mocy tego przepisu.

Uwagi przedłożone Trybunałowi

16

W ocenie Winters samo napełnianie opakowań opatrzonych oznaczeniem, dokonywane w ramach usługi na rzecz osoby trzeciej, nie stawowi używania wspomnianego oznaczenia w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104. Winters opiera się w szczególności na wyroku z dnia 23 marca 2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 Google France i Google, Zb.Orz. s. I-2417, pkt 50, 56, 57, w którym Trybunał orzekł, że podmiot świadczący usługę odsyłania umożliwia swym klientom używanie oznaczeń stanowiących słowa kluczowe, jednak sam nie dokonuje takiego używania i to pomimo okoliczności, iż wspomniana usługa nie tylko była świadczona za wynagrodzeniem i tworzyła techniczne warunki niezbędne do używania wspomnianych oznaczeń przez klientów, ale skutkowała także bezpośrednim kontaktem z odbiorcami. Winters wnioskuje na tej podstawie, że a fortiori świadczone przez niego usługi, które ograniczają się do zwykłego napełniania stanowiącego część procesu produkcyjnego, nie pociągając ze sobą jakiejkolwiek funkcji przy sprzedaży napojów lub jakiejkolwiek formy komunikacji z odbiorcami, nie mogą być kwalifikowane jako 'używanie'.

17

Stanowisko to jest co do istoty podzielane przez rząd polski, który podkreśla, że wygląd zewnętrzny puszek nie ma żadnego wpływu na działalność Winters ani na korzyści gospodarcze czerpanie przez to przedsiębiorstwo z tej działalności, które byłyby takie same bez względu na to, czy puszki te byłyby opatrzone wspomnianymi znakami, czy też nie. Zdaniem tego rządu Winters prowadzi oczywiście działalność gospodarczą, ale działalność ta ma charakter czysto techniczny, jako że Winters działa w charakterze zwykłego wykonawcy.

18

Ponadto działania wymienione w art. 5 ust. 3 dyrektywy 89/104 stanowią naruszenie wyłącznie w przypadku spełnienia przesłanek przewidzianych w ust. 1 tego artykułu. W zakresie, w jakim przesłanki te nie są spełnione, nie ma znaczenia, że napełnianie puszek opatrzonych oznaczeniem można zakwalifikować jako 'umieszczanie' tego oznaczenia na rozpatrywanym towarze. Teza, której bronią Red Bull i Komisja Europejska, jest zresztą wątpliwa ze względu na to, że oznaczenie jest umieszczane nie na towarze, ale w rzeczywistości na opakowaniu. Ponadto, gdyby tezę tę uwzględnić, powstałoby wtedy pytanie, które przedsiębiorstwo narusza prawo do znaków towarowych: to, które wydrukowało oznaczenie na puszkach, czy to, które dokonywało napełniania tych puszek.

19

Natomiast Red Bull i Komisja uważają, że używanie znaku towarowego w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104 obejmuje napełnianie opakowań opatrzonych oznaczeniem, nawet jeśli napełnianie to jest dokonywane w ramach usługi, według wskazówek klienta i w celu odróżnienia towarów tego klienta.

20

Przede wszystkim napełnianie puszek opatrzonych oznaczeniami jest równoznaczne z 'umieszczaniem' tych oznaczeń na towarze w rozumieniu art. 5 ust. 3 lit. a) dyrektywy 89/104, jako że to w tym momencie procesu produkcyjnego oznaczenie jest łączone z towarem. Pojęcie umieszczania powinno bowiem być rozumiane w tym sensie, że oznacza ono tworzenie więzi fizycznej między oznaczeniem a towarem niezależnie od techniki, za pomocą której więź ta jest tworzona. Ponadto z pkt 61 ww. wyroku w sprawach połączonych Google France i Google wynika, że czynności wymienione w art. 5 ust. 3 dyrektywy 89/104 stanowią przykłady 'używania' w rozumieniu wspomnianego art. 5 ust. 1.

21

Następnie, gdy usługodawca świadczy klientowi odpłatnie usługę opartą na używaniu oznaczenia, używanie to należy zakwalifikować jako 'używanie w obrocie handlowym'. Okoliczność, że usługodawca działa według wskazówek klienta nic tu nie zmienia, gdyż usługa pozostaje czynnością gospodarczą.

22

Wreszcie nie ma znaczenia, czy spółka, która umieszcza oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach, czyni to w odniesieniu do własnych towarów, czy też w ramach usługi świadczonej na rzecz podmiotu trzeciego. Otóż dyrektywa 89/104 opiera się na zasadzie, zgodnie z którą pewne działania, a w szczególności te, o których mowa w art. 5 ust. 3, są zastrzeżone dla właściciela zarejestrowanego znaku towarowego. Byłoby niezgodne z tą zasadą i celem wspomnianego art. 5 wyłączanie z jego zakresu stosowania działań obejmujących produkcję i wprowadzenie do sprzedaży, a dokonywanych przez daną osobę bez zgody tego właściciela, na tej wyłącznie podstawie, że towary nie należą do tej osoby. Cel tego przepisu nie mógłby bowiem być osiągnięty, gdyby możliwe było obejście ochrony przysługującej właścicielowi znaku towarowego po prostu przez podzielenie procesu produkcji i powierzenie różnych części składowych tego procesu różnym kontrahentom.

23

Interpretację tę potwierdza ww. wyrok w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 60, 61, a także postanowienie z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie C-62/08 UDV North America, Zb.Orz. s. I-1279, pkt 39-43. Ponadto ze systematyki wspomnianego art. 5 ust. 3 wynika, że właściciel znaku towarowego może zakazać oddzielnie poszczególnych działań, o których tam mowa, a zatem przeciwstawić się umieszczaniu swojego znaku towarowego niezależnie od tego, czy podmiot, który umieszcza ten znak, wprowadza następnie do sprzedaży także odnośne towary.

Odpowiedź Trybunału

24

Na wstępie należy zauważyć, że z postanowienia odsyłającego wynika, iż rozpatrywane oznaczenia widniejące na puszkach napełnianych przez Winters są co najwyżej podobne do chronionych oznaczeń Red Bull, a nie identyczne z nimi. W tych okolicznościach jest wykluczone z góry, by Red Bull mogła na postawie art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104, który wymaga identyczności rozpatrywanych oznaczeń, zakazywać Winters napełniania tych puszek. W rezultacie do Trybunału należy w ramach niniejszej sprawy orzeczenie wyłącznie w przedmiocie wykładni wspomnianego art. 5 ust. 1 lit. b), dla którego stosowania wystarcza podobieństwo wspomnianych oznaczeń.

25

Na podstawie art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104 właściciel znaku towarowego jest uprawniony do zakazania osobie trzeciej, która nie posiada jego zgody, używania oznaczenia identycznego z jego znakiem lub doń podobnego dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy został zarejestrowany, lub do nich podobnych, jeżeli używanie to ma miejsce w obrocie handlowym i ze względu na istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia kręgu odbiorców w błąd wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnioną przez znak towarowy podstawową funkcję, którą jest zagwarantowanie konsumentom pochodzenia towarów lub usług (zob. w szczególności wyrok z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie C-533/06 O2 Holdings i O2 (UK), Zb.Orz. s. I-4231, pkt 57 i przytoczone tam orzecznictwo).

26

W sprawie przed sądem krajowym bezsporne jest, że Winters prowadzi działalność gospodarczą i dąży do uzyskania korzyści ekonomicznej, gdy zajmuje się w charakterze usługodawcy na zlecenie i według wskazówek Smart Drinks napełnianiem puszek dostarczonych mu przez to ostatnie przedsiębiorstwo, które umieściło na nich uprzednio oznaczenia podobne do znaków towarowych Red Bull.

27

Bezsporne jest także, że uprzednie umieszczanie tych oznaczeń na puszkach, rozlewanie do nich napoju orzeźwiającego i późniejszy wywóz towaru końcowego, mianowicie napełnionych puszek opatrzonych wspomnianym znakiem towarowym, mają miejsce bez zgody Red Bull.

28

O ile z powyższych ustaleń wynika, że napełniając na zlecenie osoby trzeciej takie puszki, usługodawca, taki jak Winters, działa w obrocie handlowym, o tyle ustalenia te nie wskazują jednak na to, by usługodawca ten sam 'używał' tych oznaczeń w rozumieniu art. 5 dyrektywy 89/104 (zob. analogicznie ww. wyrok w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 55).

29

Trybunał stwierdził już bowiem, iż fakt stworzenia technicznych warunków niezbędnych do używania oznaczenia i pobierania za tę usługę wynagrodzenia nie oznacza, że podmiot świadczący taką usługę sam używa wspomnianego oznaczenia (ww. wyrok w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 57).

30

Tymczasem należy stwierdzić, że usługodawca, który w okolicznościach takich jak te w sprawie przed sądem krajowym, ogranicza się do napełniania na zlecenie i według instrukcji osoby trzeciej puszek już opatrzonych oznaczeniami podobnymi do znaków towarowych i tym samym do wykonywania po prostu technicznej części procesu produkcji towaru końcowego, przy czym nie ma najmniejszego interesu w odniesieniu do zewnętrznego przedstawienia wspomnianych puszek, a w szczególności do oznaczeń tam widniejących, sam nie dokonuje 'używania' tych oznaczeń w rozumieniu art. 5 dyrektywy 89/104, ale tworzy jedynie techniczne warunki niezbędne do tego, by ta osoba trzecia mogła dokonywać takiego używania.

31

Do tego stwierdzenia dochodzi fakt, że w przypadku usługodawcy będącego w położeniu Winters nie dochodzi w każdym razie do używania wspomnianych oznaczeń 'dla towarów lub usług' identycznych z tymi, dla których znak towarowy został zarejestrowany, lub do nich podobnych w rozumieniu tegoż artykułu. Trybunał zauważył już bowiem, że wyrażenie to dotyczy w zasadzie towarów lub usług osoby trzeciej, która używa oznaczenia (zob. wyrok z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie C-48/05 Adam Opel, Zb.Orz. s. I-1017, pkt 28, 29; ww. wyroki: w sprawie O2 Holdings i O2 (UK), pkt 34; a także w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 60). Bezsporne jest, że w sprawie przed sądem krajowym usługa świadczona przez Winters polega na napełnianiu puszek i że usługa ta nie wykazuje żadnego podobieństwa do towaru, dla którego zostały zarejestrowane znaki towarowe Red Bull.

32

Wprawdzie Trybunał orzekł również, że wspomniane wyrażenie może w pewnych okolicznościach obejmować towary lub usługi innej osoby, na rachunek której działa osoba trzecia. I tak, uznał on, że sytuacja, w której usługodawca używa oznaczenia odpowiadającego znakowi towarowemu należącemu do innego podmiotu w celu promocji towarów sprzedawanych przez jednego z jego klientów za pomocą tej usługi, objęta jest tymże wyrażeniem, gdy używanie to odbywa się w sposób, który powoduje powstanie związku między danym oznaczeniem a ową usługą usługodawcy (zob. podobnie ww. wyrok w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 60; wyrok z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie C-324/09 L'Oréal i in., dotychczas nieopublikowany w Zbiorze, pkt 91 i 92; a także ww. postanowienie w sprawie UDV North America, pkt 43-51).

33

Jednakże, tak jak podkreśliła w istocie rzecznik generalna w pkt 28 swojej opinii, rozlew napojów do puszek opatrzonych oznaczeniami podobnymi do znaków towarowych nie jest ze swojej natury porównywalny z usługą mającą na celu pobudzanie sprzedaży towarów noszących takie oznaczenia i nie skutkuje w szczególności wytworzeniem związku między tymi oznaczeniami a usługą rozlewu. Przedsiębiorstwo dokonujące rozlewu nie jest bowiem widoczne dla konsumenta, co wyłącza jakiekolwiek skojarzenie między usługami przez nie świadczonymi a wspomnianymi oznaczeniami.

34

Ze względu na to, że z poprzedzających rozważań wynika, że przesłanki ustalone w art. 5 ust. 1 lit. b), dyrektywy 89/104 nie są spełnione w sytuacji takiej jak rozpatrywana przed sądem krajowym, tak że właściciel nie może na tej postawie zakazywać usługodawcy świadczenia usługi napełniania puszek opatrzonych oznaczeniem podobnym do jego znaków towarowych, bez znaczenia jest kwestia tego, czy napełnianie to stanowi umieszczanie oznaczeń na towarach lub na ich opakowaniach w rozumieniu art. 5 ust. 3 lit. a), czy też nie.

35

W zakresie, w jakim usługodawca umożliwia swym klientom używanie oznaczeń podobnych do znaków towarowych, jego rola nie może być oceniana na podstawie przepisów dyrektywy 89/104, lecz winna w razie potrzeby być rozpatrywana przez odniesienie do innych przepisów prawa (zob. analogicznie ww. wyroki: w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 57; a także w sprawie L'Oréal i in., pkt 104).

36

Zresztą, wbrew temu, czego obawiają się Red Bull i Komisja, stwierdzenie, że właściciel znaku towarowego nie może działać przeciwko usługodawcy wyłącznie na postawie dyrektywy 89/104, w żaden sposób nie skutkuje umożliwieniem klientowi tego usługodawcy obejścia ochrony przysługującej właścicielowi na podstawie tej dyrektywy poprzez podzielenie procesu produkcji i powierzenie różnych części składowych tego procesu usługodawcom. W tym względzie wystarczy stwierdzić, że usługi te mogłyby zostać przypisane wspomnianemu klientowi, które pozostaje zatem odpowiedzialny na mocy tej dyrektywy.

37

Uwzględniając poprzedzające rozważania, na pytanie pierwsze należy odpowiedzieć, iż art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że usługodawca zajmujący się na zlecenie i według wskazówek osoby trzeciej napełnianiem opakowań dostarczonych mu przez tę osobę trzecią, która umieściła na nich uprzednio oznaczenie identyczne z oznaczeniem chronionym jako znak towarowy lub doń podobne, sam nie dokonuje w odniesieniu do tego oznaczenia używania, które może zostać zakazane na mocy tego przepisu.

W przedmiocie pytań drugiego i trzeciego

38

Przy uwzględnieniu odpowiedzi udzielonej na pytanie pierwsze udzielenie odpowiedzi na pytania drugie i trzecie stało się zbędne.

W przedmiocie kosztów

39

Dla stron postępowania przed sądem krajowym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sądem, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż poniesione przez strony postępowania przed sądem krajowym, nie podlegają zwrotowi.

Sentencja

Z powyższych względów Trybunał (pierwsza izba) orzeka, co następuje:

Artykuł 5 ust. 1 lit. b) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że usługodawca zajmujący się na zlecenie i według wskazówek osoby trzeciej napełnianiem opakowań dostarczonych mu przez tę osobę trzecią, która umieściła na nich uprzednio oznaczenie identyczne z oznaczeniem chronionym jako znak towarowy lub doń podobne, sam nie dokonuje w odniesieniu do tego oznaczenia używania, które może zostać zakazane na mocy tego przepisu.

Opinia Rzecznika Generalnego

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO

JULIANE KOKOTT

przedstawiona w dniu 14 kwietnia 2011 r. 1

I - Wprowadzenie

1. Kto używa w obrocie handlowym bez upoważnienia cudzego znaku towarowego lub oznaczenia do niego podobnego, narusza prawa właściciela tego znaku. Czy odnosi się to również do przedsiębiorstwa, które na zlecenie osoby trzeciej świadczy usługi rozlewu napojów do puszek opatrzonych spornymi oznaczeniami? Jakie konsekwencje wiążą się z okolicznością, że takie towary przeznaczone są bezpośrednio do wywozu z terytorium, na którym znak towarowy jest chroniony? Z tymi pytaniami należy zmierzyć się w niniejszej sprawie.

II - Ramy prawne

2. W niniejszej sprawie właściwa jest pierwsza dyrektywa Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych 2 (zwana dalej 'dyrektywą o znakach towarowych').

3. Prawa przyznane przez znak towarowy zostały określone w art. 5 dyrektywy o znakach towarowych:

'1. Zarejestrowany znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom [osobom] trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym

a) oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany;

b) oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd wśród opinii publicznej [odbiorców], które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.

2. [...]

3. Na podstawie ust. 1 i 2 mogą być zabronione, między innymi, następujące działania:

a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;

b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem;

c) przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;

d) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

4. [...].'

4. Ponadto należy zwrócić uwagę na dyrektywę 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej 3 .

5. Artykuł 1 dyrektywy 2004/48 określa przedmiot tego aktu:

'Niniejsza dyrektywa dotyczy środków, procedur i środków naprawczych, niezbędnych do realizacji praw własności intelektualnej. Do celów niniejszej dyrektywy, określenie »prawa własności intelektualnej« obejmuje prawa własności przemysłowej.'

6. Artykuł 11 zdanie trzecie dyrektywy określa roszczenia wobec pośredników:

'Państwa Członkowskie zapewniają też właścicielom możliwość składania wniosku o zakaz wobec pośredników, z których usług korzysta strona [osoba] trzecia do naruszania [przy naruszaniu] prawa własności intelektualnej, bez uszczerbku dla postanowień art. 8 ust. 3 dyrektywy 2001/29/WE[ 4 ].'

III - Stan faktyczny i wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym

7. Red Bull GmbH (zwana dalej 'Red Bull') wytwarza pod znanym na całym świecie znakiem towarowym RED BULL tak zwany napój energetyzujący i prowadzi też jego dystrybucję. Red Bull uzyskała międzynarodową rejestrację tego znaku, która wywołuje skutki między innymi w państwach Beneluksu.

8. Frisdranken Industrie Winters BV (zwana dalej 'Winters') jest przedsiębiorstwem, które prowadzi głównie działalność w zakresie usług 'rozlewu' napojów (orzeźwiających) wytwarzanych przez nią samą lub przez inne podmioty.

9. Smart Drinks Ltd. (zwana dalej 'Smart Drinks'), osoba prawna prawa Brytyjskich Wysp Dziewiczych mająca tam swą siedzibę, jest konkurentem spółki Red Bull.

10. Winters zajmowała się na rachunek Smart Drinks rozlewem napojów orzeźwiających do puszek. W tym celu Smart Drinks dostarczała spółce Winters puste puszki wraz z pasującymi do nich wieczkami. Zarówno puszki, jak i wieczka opatrzone były różnymi oznaczeniami, ozdobami i napisami. Na dostarczanych puszkach widniały między innymi oznaczenia BULLFIGHTER, PITTBULL, RED HORN, zmienione później na LONG HORN, oraz LIFE WIRE. Smart dostarczała Winters także ekstrakt zawarty w napoju orzeźwiającym. Winters dokonywała rozlewu do puszek określonej ilości ekstraktu, dodawała do niego wodę i w razie potrzeby kwas węglowy, po czym zamykała puszki, wszystko to zgodnie ze wskazówkami i proporcjami dostarczonymi przez Smart Drinks. Winters udostępniała następnie napełnione puszki spółce Smart Drinks, która dokonywała ich wywozu z Beneluksu.

11. W zakresie dotyczącym niniejszej sprawy świadczenie przez Winters usług na rzecz Smart Drinks ograniczało się do wyżej opisanego procesu rozlewu napojów. Sprzedaż lub dostarczanie towarów spółce Smart Drinks czy też jakimkolwiek innym podmiotom nie była częścią działalności Winters.

12. W dniu 2 sierpnia 2006 r. w postępowaniu zabezpieczającym Red Bull wniosła o nakazanie Winters zaprzestania używania oznaczeń identycznych z opisanymi we wniosku o udzielenie zabezpieczenia znakami towarowymi Red Bull. Wywodziła ona, że Winters naruszała przysługujące jej prawa do znaków towarowych poprzez napełnianie puszek, na których widniały wyżej wskazane oznaczenia.

13. Obie niższe instancje ustaliły, że Winters naruszała przysługujące Red Bull prawa do znaków towarowych. Podobieństwo między używanymi oznaczeniami a znakami towarowymi było oceniane w sposób abstrakcyjny poprzez odniesienie się do sposobu postrzegania przeciętnego konsumenta na terytorium Beneluksu.

14. Hoge Raad, do którego Winters wniosła skargę kasacyjną, zwraca się Trybunału z następującymi pytaniami:

'1. a) Czy sam »rozlew« płynów do opakowań opatrzonych oznaczeniem należy zakwalifikować jako używanie oznaczenia w obrocie handlowym w rozumieniu art. 5 dyrektywy [o znakach towarowych], również jeżeli rozlew ten stanowi usługę świadczoną na rzecz i na zlecenie podmiotu trzeciego w celu odróżnienia towarów tego zleceniodawcy?

b) Czy odpowiedź na pytanie 1 lit. a) brzmiałaby inaczej, gdyby zachodziło tu naruszenie określone w art. 5 ust. 1 lit. a) lub b) dyrektywy [o znakach towarowych]?

2. W przypadku udzielenia na pytanie 1 lit. a) odpowiedzi twierdzącej, czy używanie oznaczenia może zostać zakazane w Beneluksie na podstawie art. 5 dyrektywy [o znakach towarowych] również wtedy, gdy towary opatrzone oznaczeniem są przeznaczone wyłącznie na wywóz

a) z terytorium Beneluksu; lub

b) poza Unię Europejską

i gdy na żadnym z tych obszarów nie mogą być one postrzeżone przez odbiorców, z wyjątkiem przedsiębiorstwa, w którym dokonano rozlewu?

3. W przypadku udzielenia na pytanie 2 [lit. a) lub b)] odpowiedzi twierdzącej, jakie kryterium należy przyjąć w celu ustalenia naruszenia praw do znaku? Czy jest nim sposób postrzegania oznaczenia przez konsumenta (przeciętnego, właściwie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego) w Beneluksie (lub w Unii Europejskiej), który w okolicznościach niniejszej sprawy nie może zostać ustalony w inny sposób jak tylko teoretycznie lub abstrakcyjnie, czy też należy posłużyć się innym kryterium, na przykład sposobu postrzegania oznaczenia przez konsumenta w państwie, do którego towary są eksportowane?.'

15. Winters, Red Bull i Komisja Europejska przedłożyły uwagi na piśmie i ustnie. W rozprawie, która odbyła się w dniu 10 marca 2011 r., wzięła udział także Rzeczpospolita Polska.

IV - Ocena prawna

16. W niniejszym postępowaniu podnoszone są trzy główne pytania, a mianowicie, po pierwsze, czy usługodawca, który na zlecenie osoby trzeciej dokonuje rozlewu napojów do puszek opatrzonych oznaczeniami podobnymi do znaków towarowych, narusza prawa do tych znaków [pytanie 1 lit. a)], po drugie czy do naruszenia prawa do znaku towarowego dochodzi również wtedy, gdy towary przeznaczone są na eksport z terytorium, na którym chroniony jest dany znak (pytanie 2), oraz po trzecie, według jakich kryteriów należy oceniać prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do towarów będących przedmiotem wywozu (pytanie 3).

A - W przedmiocie pytania 1 lit. a)

17. W pytaniu 1 lit. a) sąd krajowy zmierza do wyjaśnienia, czy samo dokonywanie rozlewu napojów do puszek opatrzonych oznaczeniem stanowi używanie tego oznaczenia w obrocie handlowym w rozumieniu art. 5 dyrektywy o znakach towarowych, nawet jeżeli rozlew jest usługą świadczoną na rzecz i na zlecenie osoby trzeciej w odniesieniu do jej towarów.

18. Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy o znakach towarowych zarejestrowany znak towarowy przyznaje właścicielowi prawo wyłączne, z tytułu którego może on pod pewnymi warunkami zakazać wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym oznaczenia identycznego z jego znakiem towarowym lub do niego podobnego 5 .

19. Zachowania wymienione w art. 5 ust. 3 dyrektywy o znakach towarowych, w tym zwłaszcza umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach [lit. a)], stanowią używanie 6 .

20. Dokonywanie rozlewu napojów do puszek opatrzonych spornym oznaczeniem jest równoznaczne z umieszczaniem tego oznaczenia na napojach, bowiem napoje te będą w sposób konieczny kojarzone z oznaczeniem widniejącym na naczyniu 7 . W związku z tym można przyjąć, że Winters używa tych oznaczeń dla towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy o znakach towarowych.

21. Trybunał stwierdził jednak, że art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy o znakach towarowych należy (co do zasady) interpretować w ten sposób, że dotyczy on używania oznaczenia identycznego z danym znakiem towarowym lub do niego podobnego w odniesieniu do towarów sprzedawanych przez osoby trzecie lub świadczonych przez nie usług 8 .

22. W tym kontekście Trybunał zwrócił też uwagę na systematykę art. 5 dyrektywy o znakach towarowych. I tak używanie oznaczenia dla towarów lub usług w rozumieniu art. 5 ust. 1 i 2 tej dyrektywy ma na celu odróżnienie wspomnianych towarów lub usług, podczas gdy art. 5 ust. 5 wspomnianej dyrektywy odnosi się do "używani[a] oznaczenia w celach innych niż odróżnienie towarów lub usług" 9 .

23. Orzecznictwo to opiera się w głównej mierze na założeniu, że używanie oznaczenia musi mieć za przedmiot odróżnianie towarów i usług. Jest tak też w niniejszym przypadku, bowiem sporne oznaczenia mają odróżniać poszczególne napoje Smart Drinks od innych napojów.

24. Niedawno Trybunał podkreślił jednak, że ustalenie okoliczności używania oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym lub do niego podobnego przez osobę trzecią wymaga co najmniej, by oznaczenie to było wykorzystywane przez tę osobę w ramach jej własnej komunikacji handlowej 10 . Przemawia za tym już wcześniej przywołany przez Trybunał systematyczny kontekst art. 5 i 6 dyrektywy o znakach towarowych. Jako że pojęcia towaru i usługi w art. 6 ust. 1 dyrektywy o znakach towarowych w sposób konieczny odnoszą się do towarów lub usług sprzedawanych lub świadczonych przez osobę trzecią, także używanie oznaczeń w rozumieniu art. 5 tej dyrektywy dotyczy zasadniczo towarów lub usług używającej osoby trzeciej 11 .

25. W świetle powyższego Winters nie dopuszcza się naruszenia praw do znaku towarowego. Winters nie wykorzystuje bowiem tych oznaczeń w ramach własnej komunikacji handlowej. W szczególności przedsiębiorstwo to nie prowadzi obrotu puszkami z napojami opatrzonymi spornymi oznaczeniami, a jedynie, w okolicznościach sprawy przed sądem krajowym, oferuje usługę w postaci rozlewu napojów do puszek.

26. Owa usługa jest w pełni niezależna od spornych oznaczeń lub znaku towarowego Red Bull. Z tego względu niniejsza sprawa różni się od spraw dotyczących używania dla towarów lub usług osoby trzeciej, które Trybunał objął zakresem stosowania art. 5 ust. 1 dyrektywy o znakach towarowych. Przedmiotem tych spraw były usługi zorientowane na określone towary markowe 12 lub odróżniane od usług opatrzonych innymi znakami towarowymi w drodze reklamy porównawczej 13 . Owe znaki były przy tym wykorzystywane w ramach komunikacji handlowej.

27. Trybunał uznał ponadto, że w zależności od przypadku używanie może odnosić się także do towarów lub usług innej osoby, na której rachunek działa używający 14 . Sprawa, w której wydano przywołany wyrok, dotyczyła komisanta, który na zlecenie właściciela dokonywał obrotu oznaczonymi towarami 15 .

28. Rozlewu napojów do oznaczonych puszek nie można jednak porównywać z obrotem dokonywanym na rachunek osoby trzeciej. Komisant przedstawia konsumentowi dane oznaczenie. Używa go zatem w ramach własnej komunikacji handlowej, w związku z czym konsument może w szczególności ustalić związek między komisantem a znakiem towarowym 16 . Natomiast rozlewnia, w przypadku której dane oznaczenie widoczne jest jedynie w kontekście stosunków z jej zleceniodawcą, nie może zostać powiązana z danym znakiem towarowym.

29. A zatem nie mamy tu do czynienia z uznanym wyjątkiem od zasady, że oznaczenia są używane jedynie w ramach własnej komunikacji handlowej.

30. Niniejszy przypadek można jednak potraktować jako okazję do stworzenia kolejnego wyjątku dla przedsiębiorstw zajmujących się pakowaniem produktów płynnych.

31. Przemawia za tym w szczególności fakt, że w sprawie przed sądem krajowym podejrzenie naruszenia praw do znaku wynikało głównie z powszechnej znajomości znaku towarowego Red Bull. Co więcej, Winters, zgodnie z udzielonymi przez nią informacjami, świadczy usługi rozlewu napojów także na rzecz Red Bull, a więc musiała znać jej znak towarowy.

32. Tego rodzaju elementy subiektywne nie mogą jednak odgrywać żadnej roli, ponieważ naruszenie praw do znaku jest niezależne od zawinienia, nawet jeżeli zgodnie z prawem niemieckim roszczenia odszkodowawcze wymagają istnienia zamiaru lub niedbalstwa 17 .

33. W pozostałym zakresie rzeczony wyjątek wiązałby się dla usługodawców takich jak Winters z nadmiernym ryzykiem. Podmiotami, które mogłyby to odczuć, byłyby nie tylko rozlewnie, ale także przedsiębiorstwa, które zajmują się pakowaniem towarów lub wytwarzają opakowania na zlecenie osób trzecich 18 . W praktyce nie byłyby one w stanie zagwarantować, że wybrane przez zleceniodawcę oznaczenia nie naruszają cudzych praw do znaków towarowych.

34. Istnieje bowiem nieograniczona liczba zwykłych znaków towarowych, które nie cieszą się renomą w rozumieniu art. 5 ust. 2 dyrektywy o znakach towarowych 19 . W praktyce usługodawcy nie byliby w stanie dopilnować ich ochrony w przypadku każdego zlecenia. Odnosi się to w szczególności do graficznych znaków towarowych, które dotychczas nie mogły i wciąż nie mogą być wyszukiwane w sposób w pełni zautomatyzowany. Jeszcze trudniej byłoby dokonać weryfikacji w sytuacjach regulowanych w mającym zastosowanie w niniejszej sprawie art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy o znakach towarowych, zważywszy że weryfikacja ta musiałaby dotyczyć tego, czy istnieją wystarczająco podobne zwykłe znaki towarowe, które mogłyby zostać naruszone.

35. Opisane trudności związane z unikaniem naruszeń praw do znaków towarowych nie są jednak tak duże jak te, które napotykają podmioty świadczące usługi odsyłania w Internecie umożliwiające swym klientom używanie do celów reklamowych znaków towarowych i oznaczeń do nich podobnych 20 . Jednocześnie z uwagi na swój charakter sytuacje te nie są porównywalne. Z tego względu w niniejszym przypadku - podobnie jak w przypadku podmiotu świadczącego usługi odsyłania w Internecie - należy wykluczyć naruszenie praw do znaku towarowego przez usługodawcę.

36. Komisja obawia się jednak, że wykluczenie naruszenia praw do znaku towarowego przez rozlewnię działającą na zlecenie osoby trzeciej może prowadzić do nadużyć, ponieważ przedsiębiorstwo, które będzie próbowało naruszać prawa do znaków towarowych, będzie zlecać czynności stanowiące naruszenie osobom trzecim.

37. Obawy dotyczące nadużyć można jednak rozwiać dzięki art. 11 zdanie trzecie dyrektywy 2004/48. Przepis ten zezwala na wydawanie nakazów wobec pośredników, z których usług korzysta osoba trzecia przy naruszaniu prawa własności intelektualnej.

38. Wydanie takiego nakazu wiąże się wprawdzie także z istnieniem naruszenia praw do znaku towarowego, jednak wystarczy, by używanie oznaczeń umieszczonych na puszkach można było przypisać zleceniodawcy pośrednika. Z zastrzeżeniem pytania drugiego takie stwierdzenie można by odnieść do niniejszej sprawy, ponieważ zleceniodawca - Smart Drinks - wybrał sporne oznaczenia i używał ich do celów identyfikacji swych towarów 21 .

39. W odróżnieniu od sankcji grożącej pośrednikowi za naruszenie praw do znaku towarowego art. 11 zdanie trzecie dyrektywy 2004/48 nie przewiduje odszkodowania, co nie oznacza jednak, że nie może ono zostać zasądzone na podstawie obowiązujących w prawie krajowym zasad dotyczących deliktowej odpowiedzialności pośrednika za udział - w szczególności w formie pomocnictwa - w naruszeniach praw do znaku towarowego popełnionych przez zleceniobiorcę. Samo niedbalstwo nie powinno jednak co do zasady wystarczyć do ustalenia takiego udziału 22 .

40. Na pytanie 1 lit. a) należy zatem odpowiedzieć, że samego 'świadczenia usługi rozlewu' do opakowań opatrzonych danym oznaczeniem nie należy postrzegać jako używania tego oznaczenia w obrocie handlowym w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy o znakach towarowych, o ile ów rozlew stanowi jedynie usługę świadczoną na rzecz i na zlecenie osoby trzeciej.

B - W przedmiocie pytania 1 lit. b)

41. W pytaniu tym Hoge Raad zmierza do ustalenia, czy odpowiedź na pytanie 1 lit. a) brzmiałaby inaczej, gdyby zachodziło tu naruszenie określone w art. 5 ust. 1 lit. a) lub b) dyrektywy o znakach towarowych.

42. Wątpliwe jest, czy pytanie to w ogóle ma znaczenie dla rozstrzygnięcia sporu, ponieważ Red Bull, zgodnie z postanowieniem odsyłającym i przedstawionymi w postępowaniu przed sądem krajowym przez tę spółkę informacjami, powołuje się na znak towarowy RED BULL i żadne inne identyczne z nim oznaczenie nie było używane. W związku z tym zastosowanie art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy o znakach towarowych jest wykluczone.

43. Gdyby Trybunał zdecydował się jednak na udzielenie odpowiedzi na to pytanie, to przychylam się do stanowiska uczestników postępowania, zgodnie z którym fakt zaistnienia naruszenia w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a) lub b) dyrektywy o znakach towarowych nie ma wpływu na odpowiedź udzieloną na pytanie 1 lit. a).

C - W przedmiocie pytania 2

44. Hoge Raad domaga się odpowiedzi na pytanie drugie jedynie w przypadku, gdyby sama rozlewnia miała naruszać znak towarowy Red Bull, ponieważ sąd ten skłania się ku przyjęciu, że wszelkie roszczenia wobec rozlewni zakładają istnienie takiego naruszenia. Takie założenie nie jest jednak trafne, bowiem zgodnie z art. 11 zdanie trzecie dyrektywy 2004/48 właściciel znaku towarowego może zakazać dalszego rozlewu i pod pewnymi warunkami domagać się odszkodowania za stanowiący czyn niedozwolony udział w naruszeniu praw do znaku towarowego, jeżeli zleceniodawca rozlewni, w tym przypadku Smart Drinks, narusza prawa do znaku towarowego w rozumieniu art. 5 dyrektywy o znakach towarowych. Wynika stąd, że mimo zaproponowanej odpowiedzi na pytanie 1 lit. a) należy ustosunkować się także do pytania 2, tak aby sąd krajowy mógł uzyskać użyteczną odpowiedź 23 .

45. Należy wyjaśnić, czy na podstawie art. 5 dyrektywy o znakach towarowych można zakazać używania oznaczenia na terytorium Beneluksu także wtedy, gdy towary opatrzone danym oznaczeniem są przeznaczone wyłącznie do wywozu do państw spoza Beneluksu lub Unii Europejskiej i na terytorium każdego z tych obszarów - z wyjątkiem przedsiębiorstwa, w którym dokonuje się rozlewu - odbiorcy nie mogą mieć z nimi styczności.

1. W przedmiocie przesłanek naruszenia praw do znaku towarowego

46. Za naruszeniem praw do znaku towarowego przemawia okoliczność, że art. 5 ust. 3 dyrektywy o znakach towarowych wyraźnie przewiduje zakaz umieszczania oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach [lit. a)] i przywozu lub wywozu towarów pod danym oznaczeniem [lit. c)]. Co więcej, wskazano już, że czynności wymienione w art. 5 ust. 3 owej dyrektywy stanowią używanie danego oznaczenia dla towarów lub usług 24 .

47. Artykuł 5 ust. 3 dyrektywy o znakach towarowych znajduje jednak zastosowanie tylko wtedy, gdy spełnione są przesłanki z art. 5 ust. 1 lub 2 tej dyrektywy.

48. W niniejszej sprawie należy zatem dokonać analizy art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy o znakach towarowych. Zgodnie z tym przepisem właściciel zarejestrowanego znaku towarowego może zakazać wszelkim osobom trzecim używania w obrocie handlowym oznaczenia, w przypadku którego z powodu identyczności lub podobieństwa ze znakiem towarowym oraz z powodu identyczności lub podobieństwa towarów oznaczonych znakiem towarowym i oznaczeniem istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.

49. Jeżeli sąd krajowy ustali, że z powodu podobieństwa używanego oznaczenia do znaku towarowego Red Bull istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, rozpatrywane przesłanki są prima facie spełnione. Wywóz towarów nie ma tutaj znaczenia, ponieważ są one przeznaczone do sprzedaży, a zatem oznaczenia są uznawane za używane w obrocie handlowym.

50. W takim przypadku nie brakowałoby także ewentualnego naruszenia funkcji znaku towarowego 25 , ponieważ prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w sposób nieunikniony niesie ze sobą ryzyko naruszenia funkcji wskazywania pochodzenia 26 .

2. W przedmiocie towarów objętych procedurą tranzytu

51. Wątpliwości co do zaistnienia naruszenia praw do znaku towarowego nasuwają się jednak w związku ze sprawami, w których Trybunał wykluczył naruszenie praw do znaku towarowego przy tranzycie towarów stanowiących naruszenie tych praw 27 .

52. Sprawy te można rozumieć w ten sposób, że Trybunał, pomimo art. 5 ust. 3 lit. c) dyrektywy o znakach towarowych, dopuszcza zarówno przywóz, jak i wywóz tego rodzaju towarów.

53. Byłoby to jednak nieporozumienie.

54. W niedawno rozpatrywanych sprawach dotyczących towarów objętych procedurą tranzytu Trybunał podkreślił mianowicie, że w każdym z tych przypadków został zastosowany dozór celny 28 . W sprawach tych chodziło o procedurę tranzytu zewnętrznego, w ramach której wszystko odbywa się tak, jak gdyby przed dopuszczeniem towarów do obrotu, które powinno nastąpić w państwie przeznaczenia, nie znalazły się one nigdy na terytorium wspólnotowym 29 .

55. Tak długo jak dane towary pozostają pod dozorem celnym, nie mogą one być dopuszczone do obrotu w Unii i - co za tym idzie - naruszać praw do znaku towarowego 30 . Natomiast jeżeli dane towary są przedmiotem działań osoby trzeciej podejmowanych w czasie, gdy są one objęte procedurą tranzytu zewnętrznego, które to działania muszą pociągać za sobą wprowadzenie tych towarów do obrotu w państwie tranzytu 31 , właściciel znaku towarowego może zakazać dalszego tranzytu.

56. Towary wytworzone na terytorium, na którym znak towarowy jest chroniony, z zasady nie są jednak objęte dozorem celnym. Przeciwnie, na tym obszarze znajdują się one w swobodnym obrocie, nawet jeżeli istnieje zamiar ich bezpośredniego wywozu. Z tego względu istnieje niebezpieczeństwo, że towary znajdujące się faktyczne na terytorium objętym rejestracją znaku towarowego staną się przedmiotem obrotu - albo w wyniku odstąpienia przez ich właściciela od pierwotnego zamiaru, albo w wyniku przejęcia ich przez osobę trzecią.

57. Takie ryzyko naruszenia praw do znaku towarowego uzasadnia dopuszczenie możliwości zakazania, na podstawie art. 5 dyrektywy o znakach towarowych, używania oznaczenia na terytorium objętym rejestracją danego znaku, jeżeli towary opatrzone danym oznaczeniem są przeznaczone wyłącznie na eksport do państw spoza tego obszaru i jeżeli na tym obszarze odbiorcy nie mogą - z wyjątkiem przedsiębiorstwa, które dokonało rozlewu - mieć z nimi styczności.

D - W przedmiocie pytania 3

58. Pytanie 3 dotyczy kryterium, zgodnie z którym należy oceniać, czy doszło do naruszenia praw do znaku towarowego.

59. Właściciel znaku towarowego może zakazać używania przez osobę trzecią oznaczenia podobnego do znaku towarowego dla towarów lub usług identycznych z towarami lub usługami objętymi rejestracją znaku tylko wtedy, gdy istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, jeśli odbiorcy mogą uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo 32 .

60. Rozpatrzenie pytania 3 wymaga przede wszystkim ustalenia właściwego w niniejszej sprawie kręgu odbiorców. Czy należy oprzeć się na sposobie postrzegania właściwie poinformowanego oraz dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta na terytorium objętym rejestracją znaku towarowego, czy też należy zastosować inne kryterium, na przykład to odnoszące się do sposobu postrzegania konsumentów w państwie, do którego eksportowane są towary?

61. Odpowiedź na to pytanie można wywieść z rozważań dotyczących pytania 2, a w szczególności z terytorialnie ograniczonego zakresu ochrony znaku towarowego. Zważywszy że naruszenie znaku towarowego przez towary podlegające wywozowi wynika z ryzyka wprowadzenia ich do obrotu na obszarze, na którym znak jest objęty ochroną 33 , należy odnieść się do sposobu postrzegania właściwie poinformowanego oraz dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta ze wspomnianego obszaru.

V - Wnioski

62. Proponuję zatem, by na pytania prejudycjalne Trybunał odpowiedział w następujący sposób:

1. Samego 'świadczenia usługi rozlewu' do opakowań opatrzonych danym oznaczeniem nie należy postrzegać jako używania tego oznaczenia w obrocie handlowym w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104/EWG mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, o ile ów rozlew stanowi jedynie usługę świadczoną na rzecz i na zlecenie osoby trzeciej.

2. Artykuł 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104 zezwala na zakazanie używania oznaczenia, które może zostać pomylone ze znakiem towarowym, na terytorium objętym rejestracją tego znaku, jeżeli towary opatrzone tym oznaczeniem są przeznaczone wyłącznie na eksport do państw spoza tego obszaru i jeżeli na tym obszarze odbiorcy nie mogą - z wyjątkiem przedsiębiorstwa, które dokonało rozlewu - mieć z nimi styczności.

3. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd musi być oceniane poprzez odniesienie się do sposobu postrzegania właściwie poinformowanego oraz dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta z obszaru, dla którego został zarejestrowany dany znak towarowy.

1

- Język oryginału: niemiecki.

2

- Dz.U. 1989, L 40, s. 1, zmieniona ostatnio załącznikiem XVII do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r. (Dz.U. 1994, L 1, s. 3), uchylona i zastąpiona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (wersja skodyfikowana) (Dz.U. L 299, s. 25).

3

- Dz.U. L 157, s. 45.

4

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (Dz.U. L 167, s. 10).

5

- Wyrok z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie C-533/06 O2 Holdings & O2 (UK) Zb.Orz. s. I-4231, pkt 32).

6

- Wyroki: z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club, Rec. s. I-10273, pkt 41; z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie C-48/05 Adam Opel, Zb.Orz. s. I-1017, pkt 20; z dnia 23 marca 2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 Google France i Google, Zb.Orz. s. I-2417, pkt 61.

7

- Zobacz moją opinię z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie C-46/10 Viking Gas, dotychczas nieopublikowana w Zbiorze, pkt 18.

8

- Wyżej wymieniony w przypisie 6 wyrok w sprawie Adam Opel, pkt 28; ww. w przypisie 5 wyrok w sprawie O2 Holdings & O2 (UK), pkt 34. Zobacz również wyrok z dnia 11 września 2007 r. w sprawie C-17/06 Céline, Zb.Orz. s. I-7041, pkt 22; a także ww. w przypisie 6 wyrok w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 60.

9

- Wyrok z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie C-63/97 BMW, Rec. s. I-905, pkt 38; ww. w przypisie 8 wyrok w sprawie Céline, pkt 20.

10

- Wyżej wymieniony w przypisie 6 wyrok w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 56.

11

- Wyżej wymieniony w przypisie 6 wyrok w sprawie Adam Opel, pkt 29.

12

- Wyżej wymieniony w przypisie 9 wyrok w sprawie BMW dotyczył naprawy pojazdów tej marki.

13

- Wyżej wymieniony w przypisie 5 wyrok w sprawie O2 Holdings & O2 (UK) dotyczył porównawczej reklamy usług telefonicznych.

14

- Wyżej wymieniony w przypisie 6 wyrok w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 60; postanowienie z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie C-62/08 UDV North America, Zb.Orz. s. I-1279, pkt 43-51.

15

- Wyżej wymienione w przypisie 14 postanowienie w sprawie UDV North America.

16

- Wyżej wymienione w przypisie 14 postanowienie w sprawie UDV North America, pkt 47-49.

17

- Zobacz § 14 ust. 6 niemieckiej ustawy o znakach towarowych.

18

- W zawisłych wciąż sprawach C-400/09 Orifarm i in. oraz C-207/10 Paranova Danmark i Paranova Pack Trybunał zajmuje się podobnym zagadnieniem, czy w przypadku przepakowywania leków będących przedmiotem przywozu równoległego należy wskazać przedsiębiorstwo świadczące usługi pakowania, czy podmiot, który zlecił przepakowanie, a może oba te podmioty.

19

- W dniu 28 lutego 2011 r. jedynie w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego zarejestrowanych było ponad 700 000 wspólnotowych znaków towarowych (http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/statistics/ssc009-statistics_of_community_trade_marks_2011.pdf, dane z dnia 16 marca 2011 r.).

20

- Zobacz ww. w przypisie 6 wyrok w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 56 i nast.

21

- Zobacz podobnie ww. w przypisie 6 wyrok w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 51 i nast.

22

- Zobacz w prawie niemieckim § 830 Bürgerliches Gesetzbuch (kodeksu cywilnego) i § 26, 27 Strafgesetzbuch (kodeksu karnego), a także w odniesieniu do naruszeń praw do znaku towarowego F. Hacker, "§ 14 - Ausschließliches Recht - Rechtsfolgen der Markenverletzung", w: P. Ströbele, F. Hacker, Markengesetz-Kommentar, 9. Aufl., Carl-Heymanns-Verlag, Köln 2009, s. 794, pkt 272.

23

- Zobacz w przedmiocie konieczności interpretacji wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym z punktu widzenia udzielenia użytecznej odpowiedzi w szczególności wyroki: z dnia 12 lipca 1979 r. w sprawie 244/78 Union Laitière Normande, Rec. s. 2663, pkt 5; z dnia 12 grudnia 1990 r. w sprawie C-241/89 SARPP, Rec. s. I-4695, pkt 8; z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie C-275/06 Promusicae, Zb.Orz. s. I-271, pkt 42.

24

- Zobacz pkt 19 powyżej.

25

- Zobacz w odniesieniu do dodatkowych przesłanek naruszenia praw do znaku towarowego ww. w przypisie 6 wyrok w sprawie Arsenal Football Club, pkt 51; wyrok z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie C-487/07 L'Oréal i in., Zb.Orz. s. I-5185, pkt 60; ww. w przypisie 6 wyrok w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 76; a także wyrok z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie C-558/08 Portakabin i Portakabin, Zb.Orz. s. I-6963, pkt 29.

26

- Zobacz ww. w przypisie 25 wyroki: w sprawie L'Oréal, pkt 59; w sprawie Portakabin i Portakabin, pkt 50 i nast.; a także opinia rzecznika generalnego M. Poiaresa Madura z dnia 22 września 2009 r. w ww. sprawach połączonych Google France i Google, dotychczas nieopublikowana w Zbiorze, pkt 100.

27

- Wyroki: z dnia 23 października 2003 r. w sprawie C-115/02 Rioglass i Transremar, Rec. s. I-12705; z dnia 18 października 2005 r. w sprawie C-405/03 Class International, Zb.Orz. s. I-8735; z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie C-281/05 Montex Holdings, Zb.Orz. s. I-10881.

28

- Wyżej wymienione w przypisie 28 wyroki: w sprawie Class International, pkt 37 i nast.; w sprawie Montex Holdings, pkt 16.

29

- Wyżej wymieniony w przypisie 28 wyrok w sprawie Montex Holdings, pkt 18.

30

- Zobacz opinię rzecznika generalnego F.G. Jacobsa z dnia 26 maja 2005 r. w ww. sprawie Class International, pkt 36.

31

- Wyżej wymieniony w przypisie 28 wyrok w sprawie Montex Holdings, pkt 23.

32

- Wyżej wymieniony w przypisie 26 wyrok w sprawie Portakabin i Portakabin, pkt 50 i przytoczone tam orzecznictwo.

33

- Zobacz powyżej pkt 56 i nast.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/