Sprawa C-231/16: Merck KGaA v. Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme Corp, MSD Sharp & Dohme GmbH (orzeczenie wstępne).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.424.6

Akt nienormatywny

Wersja od: 11 grudnia 2017 r.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 19 października 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Hamburg - Niemcy) - Merck KGaA / Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme Corp, MSD Sharp & Dohme GmbH

(Sprawa C-231/16) ¹

[Odesłanie prejudycjalne - Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 - Znak towarowy Unii Europejskiej - Artykuł 109 ust. 1 - Powództwa cywilne na podstawie unijnych znaków towarowych i krajowych znaków towarowych - Zawisłość sprawy - Pojęcie "tej samej podstawy" - Używanie określenia "Merck" w nazwach domen i na platformach mediów społecznościowych w Internecie - Powództwo oparte na unijnym znaku towarowym poprzedzone powództwem opartym na krajowym znaku towarowym - Uznanie przez sąd swej niewłaściwości - Zakres]

Język postępowania: niemiecki

(2017/C 424/08)

(Dz.U.UE C z dnia 11 grudnia 2017 r.)

Sąd odsyłający

Landgericht Hamburg

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: Merck KGaA

Strona pozwana: Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme Corp, MSD Sharp & Dohme GmbH

Sentencja

1) Artykuł 109 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej należy interpretować w ten sposób, że w przypadku gdy dwa powództwa o stwierdzenie naruszenia, oparte, odpowiednio, na krajowym znaku towarowym i na unijnym znaku towarowym, zostały wytoczone między tymi samymi stronami przed sądami różnych państw członkowskich, ustanowiona w tym przepisie przesłanka dotycząca istnienia "tej samej podstawy" jest spełniona wyłącznie w zakresie, w jakim powództwa te dotyczą naruszenia podnoszonego w odniesieniu do identycznych - krajowego i unijnego - znaków towarowych na terytorium tych samych państw członkowskich.

2) Artykuł 109 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że w sytuacji gdy powództwa o stwierdzenie naruszenia - pierwsze oparte na krajowym znaku towarowym i dotyczące naruszenia podnoszonego w odniesieniu do terytorium jednego z państw członkowskich, a drugie oparte na unijnym znaku towarowym i dotyczące naruszenia podnoszonego w odniesieniu do całego terytorium Unii - zostały wytoczone między tymi samymi stronami przed sądami różnych państw członkowskich, sąd, przed którym wytoczono powództwo w drugiej kolejności, powinien uznać swoją niewłaściwość w zakresie dotyczącym rozpoznania części sporu mającej związek z terytorium państwa członkowskiego, którego dotyczy powództwo o stwierdzenie naruszenia wniesione przed sąd, przed którym najpierw wytoczono powództwo.

3) Artykuł 109 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że ustanowiona w nim przesłanka dotycząca "tej samej podstawy" nie jest już spełniona, jeżeli w następstwie częściowego cofnięcia - pod warunkiem że zostało ono dokonane skutecznie - powództwa o stwierdzenie naruszenia opartego na unijnym znaku towarowym i mającego początkowo na celu zakazanie używania tego znaku na terytorium Unii, w przypadku gdy to cofnięcie dotyczy terytorium państwa członkowskiego objętego powództwem wniesionym przed sąd, przed którym najpierw wytoczono powództwo, opartym na krajowym znaku towarowym i mającym na celu zakazanie używania tego znaku na terytorium krajowym, rozpatrywane powództwa nie dotyczą już naruszenia podnoszonego w odniesieniu do identycznych - krajowego i unijnego - znaków towarowych na terytorium tych samych państw członkowskich.

4) Artykuł 109 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że w przypadku identyczności unijnego znaku towarowego z krajowym znakiem towarowym sąd, przed którym wytoczono powództwo w drugiej kolejności, powinien uznać swoją niewłaściwość na rzecz sądu, przed którym najpierw wytoczono powództwo, wyłącznie w takim zakresie, w jakim wspomniane znaki są ważne dla identycznych towarów lub usług.

¹ Dz.U. C 279 z 1.8.2016.